La obligación de uso de la marca en el caso «NIKE».

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 188/2005, Sala de lo Civil, de 28 marzo.

Autor: Felipe Palau Ramírez. Catedrático de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho. Universidad de Valencia.

Sumario: 1. Introducción. 2. La obligación de uso de la marca en la sentencia: valoración general. 3. La realidad y efectividad del uso de la marca. 4. Uso de la marca en forma distinta al signo registrado. 5. La ampliación de la marca y la caducidad parcial.

1. Introducción.

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 probablemente pondrá fin a la controversia judicial que durante quince años han mantenido la poderosa empresa americana Nike International LTD, cuya filial en España es American Nike, S.A., y su anterior distribuidora en España la no tan poderosa empresa española Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. (CIDESPORT) que ha ido acompañada en esta controversia de otros particulares.

Del iter judicial de esta controversia (detalladamente recogido en el fundamento primero de la sentencia que se comenta) hay que destacar, sin contar los autos dictados en primera y segunda instancia sobre medidas cautelares, en primer lugar, que el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de septiembre de 1999[1] casó el pronunciamiento de segunda instancia de la Audiencia Provincial de Barcelona que desestimaba los recursos de apelación y confirmaba la sentencia de primera instancia, considerando que la marca mixta Nike con gráfico de la diosa griega Victoria de Samotracia, titularidad de CIDESPORT, no había caducado por falta de uso y, en consecuencia, decretando la nulidad de la marca Nike titularidad de la empresa americana Nike International y registrada con posterioridad. En segundo lugar, constituye un hecho cuanto menos sorprendente en el ámbito mercantil que el Tribunal Constitucional en sentencia de 9 de febrero de 2004[2] haya entendido vulnerado el derecho de las empresas recurrentes a la tutela judicial efectiva y, por tanto, haya anulado, entre otras razones, por incurrir en arbitrariedad, la sentencia del Tribunal Supremo de 1999, así como el auto del mismo Tribunal de 4 de noviembre de 1999[3] por el que se inadmite el incidente de nulidad. Y en tercer y último lugar, también llama la atención que en el nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo que ahora se comenta se haya cambiado el sentido del fallo y se declare ahora caducada por falta de uso la marca Nike de CIDESPORT.

Seguramente, en opinión de algunos, esta controversia, con la intervención del Tribunal Constitucional y los sucesivos cambios de criterio por los tribunales ordinarios, habrá dejado patente la fortaleza e independencia de nuestro sistema judicial. Sin embargo, en opinión de quien escribe lo que demuestra la controversia es, una vez más, de un lado, la inseguridad jurídica que acecha a las partes cuando en materia de propiedad industrial y competencia desleal el juzgador -dicho esto con todos los respetos, a sabiendas de que el Alto Tribunal Comunitario lo permite[4], y sólo con ánimo de propiciar una discusión sobre la cuestión- suplanta la imagen que en el consumidor medio causa un anuncio o ­–como en este caso- un signo distintivo, decidiendo con su propio criterio sin analizar medio probatorio alguno. De otro lado, esta controversia demuestra la necesidad de implantar en nuestro sistema registral de protección de las marcas, como ya demandaba el profesor Areán[5], mecanismos para la modernización de la marca que permitan mantener la prioridad del primer registro, lo que constituiría un primer filtro para las marcas modernizadas que evitaría en muchas ocasiones un control judicial posterior que, cuando opte por declarar la caducidad de una marca, necesariamente ha de perjudicar a quien ha confiado en la validez del uso de una versión modernizada de su marca para cumplir con las exigencias del uso obligatorio.

2. La obligación de uso de la marca en la sentencia: valoración general.

Hechas estas reflexiones introductorias, a continuación se hacen algunos comentarios sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 en relación con la obligación de uso de la marca, obviando aquellas cuestiones de derecho procesal o incluso constitucional que la sentencia plantea.

Pues bien, sobre la obligación de uso de la marca es justo reconocer que el Tribunal Supremo recoge tanto las aportaciones doctrinales como jurisprudenciales ­–incluida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- sobre la materia (véase fundamento jurídico sexto) y, en consecuencia, ha emitido una sentencia que está destinada a ser un leading case por la exposición de los principales criterios interpretativos de los aspectos objetivos de la obligación de uso como la exigencia de realidad y efectividad y de que el signo se use en forma que no altere de forma significativa la forma bajo la cual se halla registrada y de las causas justificativas del incumplimiento de la obligación de uso. Por ello, me permito remitirme a la doctrina de la sentencia en estos puntos para abordar únicamente aquellas cuestiones del pronunciamiento que no comparto, que hubieran podido mejorarse o cuya solución no es tan inequívoca como puede parecer. Con esta advertencia quiero alejar toda idea negativa de la sentencia que pudiera deducirse del análisis crítico que de la misma se hace en el presente comentario.

Si a uno le preguntaran cuál ha sido en su opinión la razón fundamental por la que el Tribunal Supremo ha decidido que el uso de la marca mixta Nike por CIDESPORT no ha sido suficiente para cumplir con las exigencias del uso obligatorio, necesariamente tendría que contestar que el uso de dicha marca se ha realizado con mala fe, en el sentido de que se ha buscado una aproximación a la marca Nike titularidad de la prestigiosa empresa americana de prendas deportivas, lo que ya había sido afirmado por las sentencias de primera y segunda instancia y no había sido desvirtuado suficientemente por el Tribunal Supremo en su sentencia de 1999 ­–debiendo, por tanto, prevalecer el criterio de la resolución recurrida­-.

Este criterio utilizado por el Tribunal Supremo y que es el argumento principal en las sentencias de instancia carece de todo fundamento en nuestro sistema de marcas, por cuanto atenta contra los principios registrales de protección de la marca. En efecto, a nadie escapa lo inadmisible de declarar la caducidad por falta de uso de una marca cuando ésta se ha usado en una versión que se aproxima a una marca registrada posteriormente, toda vez que si el uso en forma distinta mantiene el carácter distintivo del signo registrado se cumplirían los requisitos de la obligación de uso y en todo caso habría que declarar por confundible la nulidad de la marca registrada posterior. El mismo razonamiento ha de hacerse cuando la marca registrada posteriormente goce, como es el caso que nos ocupa, de cierto prestigio o renombre, siempre que dicho prestigio o renombre haya sido adquirido con posterioridad al registro de la marca, toda vez que la protección de la marca no registrada constituye una excepción al principio de que el derecho de marca nace por el registro. De este modo, salvo en los supuestos de registro de mala fe o con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, los requisitos para la protección de la marca no registrada, como lo son las marcas notorias o renombradas, deben concurrir antes del registro de una marca por un tercero. Mientras una marca no haya alcanzado notoriedad o renombre no puede prohibirse el registro de una marca idéntica o similar de un tercero esgrimiendo la necesidad de mantener una competencia no falseada, mediante la evitación en particular de aquellas conductas parasitarias especialmente perniciosas consistentes en el aprovechamiento del goodwill de la marca notoria en beneficio de los productos o servicios que produce, distribuye o presta el tercero[6].

Nada se dice en la sentencia acerca del momento de adquisición por la marca Nike de la notoriedad de la que goza actualmente y desde hace ya bastante tiempo, por lo que el registro de la marca mixta titularidad de CIDESPORT no pudo hacerse en perjuicio de sus derechos, gozando esta entidad de la facultad de iniciar su uso mientras no se declare su caducidad. Y la empresa Nike americana, conocedora de la existencia de la marca mixta española anterior, no adquiere sus derechos por cesión ni solicita su caducidad hasta que la empresa que había sido su distribuidora y licenciataria en España solicita la nulidad de la marca notoria Nike registrada posteriormente. No creo que deba protegerse a quien no ha ejercido las acciones que conforme a Derecho benefician sus intereses.

En definitiva, por mala fe hay que entender en esta sede la creación de una apariencia de uso con la única finalidad de enervar la caducidad de la marca. Es este uso aparente el que impide cumplir con las exigencias de realidad y efectividad que el Tribunal Supremo recoge en su fundamento jurídico sexto. Partiendo de este entendimiento de la buena fe, que es unánime en los pronunciamientos jurisprudenciales anteriores[7], el Tribunal Supremo hubiera debido resolver la controversia entre las partes atendiendo únicamente a si el uso de la marca mixta Nike con gráfico de la Victoria de Samotracia es un uso real y efectivo y se realiza en forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada.

Conforme a estos criterios el Tribunal Supremo también llega a la conclusión de que la marca mixta Nike titularidad de CIDESPORT debe declararse caducada. Así en el fundamento jurídico undécimo concluye que “no hubo uso o utilización de la marca registrada… en el sentido de verdadero e inequívoco de la propia marca -que es todo lo contrario a simulado y ficticio- por lo que no se cumplió la previsión del uso real y efectivo del art. 4.1 LM 1988, en relación con el art. 53.1.a) de la misma Ley, respecto a la necesidad de probar el mismo para evitar la caducidad de la marca”. En cuanto al uso en forma distinta, en este mismo fundamento jurídico se afirma que es indudable que el uso de la marca se ha realizado en una forma que sobrepasa “los rasgos esenciales de su identidad”.

En ambos supuestos el Tribunal Supremo acaba por cambiar el sentido de su pronunciamiento de 1999 simplemente por hacer una valoración distinta de hechos decisivos para resolver cuestiones jurídicas.

3. La realidad y efectividad del uso de la marca.

En cuanto a la primera cuestión, al apreciar la realidad y efectividad del uso de la marca, lo que se está apreciando en este caso concreto es la utilización del signoa título de marca, esto es, si el uso del signo en una etiqueta en cuya parte interna aparece el gráfico de una marca mixta y en la parte externa la denominación Nike es uso a título de marca. La resolución de esta cuestión no puede confundirse con la de si la marca es o no utilizada en forma que no altere el carácter distintivo del signo registrado –confusión en la que, por lo demás, incurren tanto la sentencia del Tribunal Supremo de 2005 como la de 1999-. Y desde luego, si no se confunde con esta segunda cuestión, no encuentro razón alguna por la que no deba entenderse uso a título de marca el uso en una etiqueta; por citar un ejemplo muy similar, baste pensar en la marca Levis. Y no puede argüirse que no hay uso a título de marca porque la figura de la Victoria de Samotracia se encuentre en la parte interna de la etiqueta, porque en la externa se utiliza la parte denominativa de la marca; este argumento en todo caso deberá utilizarse para determinar si se mantiene el carácter distintivo de la marca. Otra cosa es que en este supuesto concreto, la publicidad o comercialización de los productos no se hubiera realizado con la intensidad suficiente para cumplir con las exigencias del uso obligatorio, pero del texto de la sentencia no se infiere que estos argumentos hayan tenido suficiente relevancia en el pronunciamiento del tribunal, abordándose sólo de forma incidental[8].

La utilización de un signo a título de marca exige que éste se use para distinguir productos y servicios estableciendo una adecuada conexión entre aquél y éstos. La determinación en el caso concreto de cuándo se produce dicha conexión debe atender a si efectivamente los consumidores entienden que el signo o medio distingue los productos o servicios para los que se ha registrado[9]. La forma típica de cumplimiento de este requisito es la colocación del signo en el producto, pudiendo fácilmente convenir en que en el sector textil es habitual que dicha colocación en el producto se realice mediante una etiqueta.

En cualquier caso, se ha de partir de una valoración de hechos que hasta el momento actual los jueces han realizado sin acudir a estudios empíricos, de ahí que no sea inhabitual encontrar divergencias en su apreciación por las diferentes instancias. Y eso es lo que ha ocurrido en el caso «Nike», que ahora repasamos. En la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999 se consideró que era suficiente el uso de la marca mixta constituida por la imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia y el vocablo Nike, cuando este signo se inserta en una etiqueta con forma de librillo de dos hojas, en cuya cara externa aparece un cuadrado de color rojo en el que está escrita la palabra Nike, y cuya cara interna contiene una imagen modificada de la estatua de la diosa griega; para el Tribunal Supremo “se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita”. Este pronunciamiento casa y anula los de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febrero de 1995[10], que confirmaba los del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona en el que se afirmaba: “En primer lugar, el modo de presentación de la marca configurada con la imagen de la diosa griega, en el interior de la etiqueta en forma de cuadernillo de dos hojas, evidencia más que un deseo del uso de la imagen, paradójicamente un deseo de no usarla demasiado. La impresión que parece querer darse es la de que el consumidor no advierta que está adquiriendo un producto distinguido con la genuina marca 88.222 cuya manifestación gráfica responde más a una imposición de las circunstancias que no a un deseo espontáneo y neutro por parte de Cidesport. Lo que quiere resaltarse es precisamente el signo que aparece en la cobertura de la etiqueta que viene a coincidir, salvo por la eliminación del swoosh, con el utilizado en todos los años de vigencia de las licencias y distribuciones concedida por NIKE americana que sí es apreciada por éstos… La falta de espontaneidad y el deseo de aprovechamiento del prestigio y reconocimiento de la marca ajena mediante la aproximación a la forma de presentación que le es propia de manera que pueda inducirse al público a la confusión y al error, excluye por completo el factor de buena fe y viene a constituir además el motivo autónomo de caducidad contemplado en el apartado c) del art. 53 de la Ley de marcas”.

Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo, y el Auto del mismo Tribunal de 4 de noviembre de 1999[11], por el que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones sobre la referida sentencia, fueron anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de febrero de 2004[12], al acoger la mayoría de las quejas o alegaciones de los recurrentes en amparo, como las relativas a la efectividad y realidad del uso o la imposibilidad de que la marca Niké con gráfico de la Victoria de Samotracia pueda cumplir la función de indicación de procedencia empresarial cuando el gráfico se inserta en la parte interna de una etiqueta en forma de librillo. Sobre este punto afirma el Tribuna Constitucional:

“…(I)ncluso aplicando el estricto canon sobre la arbitrariedad o irrazonabilidad de las resoluciones judiciales susceptibles de lesionar la tutela judicial efectiva que contempla la citada STC 214/1999…, la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes en amparo. Y ello porque en la Sentencia impugnada no se hace consideración alguna en relación con el principal argumento empleado tanto por el Juzgado como por la Audiencia Provincial para llegar a la conclusión contraria a la alcanzada finalmente por aquél: la imposibilidad de considerar como uso real y efectivo de la marca núm. 88.222 su inserción en la parte interior de una etiqueta doble en cuya cara externa y especialmente visible al público se utiliza una marca muy semejante a la utilizada tradicionalmente por Nike International, Ltd. Con independencia de que los adjetivos «correcto» y «normal» utilizados en la Sentencia impugnada se predican de la modificación operada en la imagen de la marca más que del uso propiamente dicho de la misma, sin que se muestre por qué se llega a la conclusión contraria a la alcanzada por las Sentencias de instancia y apelación, que insisten en la voluntad de ocultar la marca original a través de una doble etiqueta para propiciar la confusión de los consumidores. La ausencia de razonamiento en este sentido en la Sentencia impugnada resulta, por tanto, lesiva del art. 24.1 CE”.

El Tribunal Supremo, en su segundo pronunciamiento, que ahora se comenta, se inclina por los argumentos de las sentencias de primera y segunda instancia, y vuelve a incidir en la idea de que el uso de la marca mixta de CIDESPORT es una mera actuación ficticia, impregnada de mala fe, como resume en su fundamento jurídico undécimo que parcialmente se reproduce:

“…La versión de la marca núm. … configurada en la etiqueta en forma de cuadernillo de doble hoja con las características ya repetidas no constituye una utilización idónea para enervar la acción de caducidad por falta de uso. Se trata de una actuación ficticia, impregnada de mala fe (como apreciaron las sentencias de instancia), de modo que la segunda hoja del cuadernillo es un recurso -ardid ingenioso- para aparentar -simular- la utilización del signo registrado y eludir o enervar la caducidad, en tanto, en la primera hoja, -la más visible-, mediante una singular similitud en la presentación se crea la asociación con la marca competidora prestigiosa (que antes la licenciataria había distribuido) que se imita. Con tal comportamiento, con distorsión de la verdadera marca y aproximación a la ajena -en la nueva versión se da prevalencia al elemento denominativo respecto del gráfico, y se presenta aquel con gran asimilación al ajeno- se crea el riesgo de error en los consumidores -en el sentido al que se ha referido este Tribunal como el consumidor normal (no el especializado), el cual está alejado de la «minuciosa» comparación de las marcas y diseños; o, como dicen las SS. del TJCE de 16 julio 1988 (sic), 22 junio 1999 ( TJCE 1999, 138) y 29 abril 2004 ( TJCE 2004, 134), «el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»…”.

Como se ha avanzado al principio de este comentario, este razonamiento incurre en un craso error, toda vez que impide el uso de una marca prioritaria por su parecido a una marca registrada posteriormente y prestigiosa, pero cuyo prestigio parece haberse adquirido después. Esta similitud de signos no puede esgrimirse para negar la realidad y efectividad del uso, como tampoco puede esgrimirse para afirmar su caducidad por la causa recogida en la letra c) del artículo 53 de la Ley de Marcas de 1988, esto es, por constituir un uso que pueda inducir a error al público, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios. En todo caso, la similitud de signos lo que puede causar fundamentalmente es un error en los consumidores acerca de la procedencia empresarial de los productos, esto es, confusión, y dicha confusión habrá de tener como consecuencia la nulidad de la marca de posterior registro o adquisición de notoriedad; en modo alguno podría salvarse dicha nulidad mediante la alegación de que la marca anterior se ha usado de mala fe por la intención de su titular de usarla de forma parecida a la marca posteriormente registrada.

4. Uso de la marca en forma distinta al signo registrado.

Cuestión distinta es que el uso de la marca inscrita anteriormente se hiciera en forma que difiriese en elementos que alterasen de manera significativa la forma bajo la cual estuviese registrada. En este caso, no se cumplirían las exigencias de la obligación de uso y la marca podría ser declarada caducada si así lo solicitara quien estuviera legitimado, sin ser necesario escudriñar en ulteriores argumentos como la intención del titular de la marca prioritaria de utilizarla en forma similar a otra.

Al igual que sucede en relación con la realidad y efectividad del uso, en cuanto a la forma en que se ha realizado el uso, y centrando la atención en el plano sustantivo, lo verdaderamente relevante es que, como se señaló bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1989 «JB», citada por el Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta, el uso de la marca en forma distinta a la registrada no afecte sustancialmente a la identidad o capacidad distintiva del signo[13], cuestión que ha de dilucidarse -y en este punto no hay diferencias con la apreciación de la semejanza[14]- atendiendo a la imagen que el signo provoca en los consumidores. En términos procedentes del Derecho norteamericano, que han encontrado acomodo entre la doctrina de nuestro país[15], y han sido recogidos expresamente por la sentencia del Tribunal Supremo de 1999 en el caso «Nike» y por otras sentencias de Audiencia[16], lo decisivo es determinar si la impresión comercial de la marca registrada ha sido alterada por los cambios en su forma[17], para lo que será necesario determinar si el consumidor medio identifica la nueva versión de la marca con la versión registrada.

La sentencia del Tribunal Supremo de 2005 recaída en el caso «Nike» no utiliza el término impresión comercial, pero sí realiza este tipo de análisis por lo que no queda desvirtuada dicha doctrina. En este sentido, acoge en su fundamento jurídico sexto, de un lado, la sentencia del mismo Tribunal, antes citada, recaída en el caso «JB», para afirmar que no hay transformación de la marca cuando los cambios consisten en intrascendentes variaciones de matiz y en cambios en la coloración del conjunto gráfico-denominativo, y de otro lado, la sentencia de 16 de diciembre de 1997, caso «Fino Bandera», en un supuesto de uso de marca en el que la denominación Bandera “va acompañada de otros datos gráficos que sirven no sólo como parafernalia al nombre, sino que imponen un uso exclusivo y delimitante”; en esta sentencia se afirma que “la LM de 1988 proclama el uso íntegro de toda clase de marcas, según la forma en que fueron registradas, impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma”, y se añade que “la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988 concreta el concepto de marca como un todo inamovible con prohibición de desmembrar su contenido para que puedan surgir otras marcas”.

Con base en esta doctrina, y con la mención una vez más del intento de los titulares de la marca mixta Nike de usarla en forma parecida a la marca americana, el Tribunal Supremo cambia el sentido de su pronunciamiento de 1999 y acoge ya en su fundamento jurídico sexto el pronunciamiento de primera instancia:

“Como dice la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia (fto. sexto, ap. b) «no puede sostenerse que el elemento denominativo Nike de la marca que fue objeto de explotación fuera el propio de la marca núm. …, porque, en cuanto al grafismo, las letras de esta marca están más separadas son menos altas y estilizadas y no están inclinadas hacia la derecha, siendo además la grafía de la letra K distinta en la inserción de los dos trazos oblicuos, y tampoco hay nada en dicha marca que pueda relacionarse con el cuadrado de fondo rojo donde se inserta el vocablo, forma ésta más corriente de la utilización de la marca»”.

En el fundamento jurídico noveno se vuelve a analizar si el uso de la marca mixta Nike en una etiqueta en forma modificada es suficiente para cumplir con la obligación de uso:

“…(E)l grafismo del vocablo no coincide con el de la marca …, como tampoco su pronunciación fonética; ni bastaría una utilización del elemento mero denominativo en una marca con las características de la que aquí se trata -en la que precisamente lo relevante es el elemento gráfico- para entender que hay uso efectivo de la marca mixta o combinada registrada. Así lo estimaron las Sentencias de instancia, y así resultó inconmovible en casación. La Sentencia recurrida recoge con precisión la doctrina jurisprudencial relativa al análisis comparativo sobre posible confundibilidad cuando se trata de marcas mixtas o combinadas. Es indiscutible que para determinar la identidad de una marca mixta, como ocurre para el juicio comparativo con otra marca en orden a apreciar la imitación o semejanza, se habrá de estar al conjunto de las distintas partes que componen la marca, es decir, se ha de atender a todos los elementos del conjunto, tanto a las figuras, dibujos, color, etc. como al denominativo (entre otras, SS. 20 noviembre 1991 [ RJ 1991, 8472] , 12 marzo [ RJ 1993, 2270] y 19 mayo 1993 [ RJ 1993, 3804] , 16 mayo 1995 [ RJ 1995, 4080] , 3 noviembre 2000 [ RJ 2000, 8494] ), sin perjuicio de que, cuando se produce la coyuntura, deba ser preferentemente contemplado alguno o algunos de los elementos -gráfico, fonético o denominativo- si tienen especial eficacia individualizadora ( SS. entre otras, 15 octubre 1984 [ RJ 1984, 4868] , 3 junio 1991 [ RJ 1991, 4410] y 6 marzo 1995 [ RJ 1995, 2147] ). Y aunque, por lo general, prevalece el elemento denominativo, en el caso de la marca núm. … resulta a todas luces inconsistente considerar, como hacen sus titulares (titular registral y licenciataria), más significativo -distintivo- el elemento mero-denominativo, máxime si se advierte que la figura que la integra no es una mera evocación abstracta, sino de una escultura muy famosa y muy visible -impactante-. Además, esta Sala ya se ha referido en términos claros y categóricos a la utilización de la marca mixta en su integridad en la forma en que fueron registradas; impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma ( Sentencia de 16 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 8981])”.

Y, como he venido destacando, para rematar el argumento de que el cambio de forma altera el carácter distintivo de la marca mixta registrada, en el fundamento undécimo se afirma:

“Si observamos el conjunto gráfico-denominativo existente en la cara externa de la etiqueta doble en forma de librillo («nueva versión») se comprueba la aproximación -casi coincidencia- con el signo utilizado desde los años 1982 a 1989 en virtud de las relaciones contractuales entre Nike International Ltd. y Cidesports. No hay el «swoosh» (ala), pero se incluyen las palabras «Sports Wear» en letras mayúsculas más pequeñas que las de Nike, y se advierte una sensible igualdad en la grafía de las letras de dicho vocablo -están más juntas, en un sentido inclinado y con una singular similitud en la letra K que es dominante en la palabra, e incluso en el conjunto-, y, además, la representación del elemento denominativo se plasma en letras blancas dentro de un cuadrado de fondo rojo.

De la apreciación comparativa expuesta se deduce, -tanto por la semi-ocultación y relegación a la segunda hoja del cuadernillo del elemento gráfico y más significativo, como por la grafía del elemento denominativo y su colocación en la primera, en donde viene a resaltar respecto del conjunto, a cuya expresión Nike se añaden además unas palabras en lengua inglesa y en relación con el deporte-, que la conclusión de las Sentencias de instancia (la de la primera en cuanto asumida por la de la apelación) es coherente y razonable; y esta Sala viene reiterando, que, debe prevalecer en casación el criterio de la resolución recurrida cuando no contradice las reglas del buen sentido y se adecua a la racionalidad jurídica ( Sentencias, entre otras, 12 mayo 1975 [ RJ 1975, 2045] , 21 mayo 1994 [ RJ 1994, 3729] , 16 mayo 1995 [ RJ 1995, 4080] , 4 julio 1997 [ RJ 1997, 5573] )”.

De los párrafos de los fundamentos jurídicos reproducidos se desprende que la afirmación de que el cambio de forma de la marca mixta Nike implica un cambio de su carácter distintivo se basa en los argumentos que de forma simplificada se enumeran: el cambio en la grafía de la denominación, principalmente consistente en la inclinación de las letras; la eliminación de uno de los elementos más relevantes o el más relevante de la marca, como es el elemento gráfico consistente en la famosa escultura de la Victoria de Samotracia; la coloración de la marca y la inclusión de las palabras «Sports Wear»; en fin, la aproximación a la marca americana Nike.

Quien escribe no puede ni debe pronunciarse sobre si el cambio de forma constituye un cambio de la impresión comercial de la marca mixta Nike, pero no puede compartir los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 2005: la inclinación de la grafía como cualquier otro cambio en el tipo de letra es habitual para modernizar las marcas y adaptarlas a los tiempos y a las modas; como el mismo Tribunal Supremo afirma, lo común es que en una marca prevalezca el elemento denominativo, por lo que a lo mejor no cambia la impresión comercial la pérdida del gráfico de la Victoria de Samotracia, que, en todo caso, ni se ha eliminado de la marca -ningún estudio empírico ha demostrado que su utilización en la parte interna signifique una ocultación y que el consumidor no perciba la misma-, ni es tan famosa como parece pensarse -hagamos la prueba de preguntar a alguien de nuestro alrededor si sabe quién es-; en la sentencia del Tribunal Supremo recaída en el caso «Fino Bandera» hay un cambio generalizado de los elementos gráficos y se elimina la denominación «Fino», por lo que de dicho pronunciamiento no puede inferirse que la pérdida de algún elemento de la marca constituye un cambio de forma que altera la impresión comercial de la marca registrada; los cambios de coloración como se desprende del caso «JB», en principio, no implican un cambio de impresión comercial; la inclusión de las palabras «Sports Wear» puede entenderse por los consumidores como referencia a los productos distinguidos por la marca y no como signos distintivos, y, por último, ya se ha explicado lo erróneo de utilizar como argumento para rechazar el mantenimiento de la impresión comercial de una marca su semejanza a una marca que ha adquirido notoriedad o se ha registrado posteriormente.

Si el Tribunal Supremo en su sentencia de 2005 emite su opinión sin apoyo en estudio empírico alguno y ello no es motivo de arbitrariedad ni de falta de razonabilidad, siendo este modo de actuar irreprochable habida cuenta de la inexistencia de una obligación legal de acudir a estos medios de prueba, no se entiende porqué su pronunciamiento de 1999 se considera arbitrario por el Tribunal Constitucional cuando igualmente sin apoyo en estudios empíricos considera que el uso de la marca en una etiqueta en forma de librillo es un uso en forma distinta que no altera la impresión comercial de la marca. Evidentemente este pronunciamiento parte de la consideración de que el consumidor medio se apercibe del conjunto de la marca, incluido el elemento gráfico consistente en una representación de la “famosa” escultura de la Victoria de Samotracia. El Tribunal Supremo en su sentencia de 1999 no está realizando una nueva valoración de los hechos que ha quedado fijada en la instancia con la utilización de elementos probatorios, sino que está resolviendo una cuestión jurídica que necesariamente implica una valoración fáctica.

5. La ampliación de la marca y la caducidad parcial.

Una de las cuestiones que se plantea en la sentencia, y que resulta relevante no sólo en relación con la Ley de Marcas de 1988 sino también con la Ley vigente de 2001, es la del dies a quo del cómputo del plazo de cinco años de que dispone el titular de la marca para iniciar el uso de la misma para los productos o servicios para los que ha sido registrada. En ambas leyes el dies a quo para el cómputo del plazo es la fecha de publicación de concesión de la marca.

Pues bien, el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico sexto de la sentencia que se comenta opta por tener en cuenta únicamente la fecha de la publicación de la concesión de la marca para los primeros productos o servicios para los que se registró, obviando la fecha de las publicaciones de las concesiones de ampliación del registro para otros productos o servicios[18].

Comparto la opinión del Tribunal Supremo en el sentido de que la solicitud de la ampliación a otros productos no interrumpe el cómputo del plazo para usar la marca en relación con los productos o servicios para los cuales se ha registrado primeramente, como tampoco lo interrumpe su uso para la defensa de los derechos derivados de la misma. Sin embargo, no comparto su opción por privar a los titulares de la marca del plazo de 5 años para usarla en relación con los productos o servicios para los que se ha ampliado la marca.

En efecto, pese a que el otorgamiento de este plazo al titular de la marca puede favorecer el registro de marcas defensivas y de reserva así como registros fraudulentos, lo cierto es que el legislador tras valorar los intereses en presencia ha decidido otorgar este plazo en favor del titular de la marca. Es más, su transcurso no conlleva ipso iure la sanción de caducidad de la marca registrada, puesto que ésta ha de ser declarada por los tribunales. No puede, pues, hacerse una interpretación que atienda únicamente a razones de carácter formal cuando incluso desde este punto de vista, y el Tribunal Supremo lo admite en la sentencia que se comenta, el artículo 19.1 de la Ley de Marcas de 1988 prevé la apertura de un expediente independiente para la tramitación de la ampliación del registro, y es claro en la jurisprudencia que las clases tienen relevancia únicamente a efectos de clasificación registral pero no para determinar la extensión del uso de la marca ni la similitud de los productos o servicios en relación con el juicio de confundibilidad[19].

Esta conclusión se apoya también, pese a la opinión contraria del Tribunal Supremo, en una interpretación literal del artículo 4.1 de la Ley de Marcas de 1988 al establecer que debe usarse la marca en “un plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión… para los productos o servicios para los que ha sido registrada”, por lo que parece admitirse que el cómputo de cinco años deberá iniciarse en caso de ampliación a otros productos o servicios a partir de la publicación de la concesión de la ampliación.

Y por último en favor de esta conclusión pueden esgrimirse razones de carácter sistemático. De un lado, se admite la caducidad parcial: “Si la causa de caducidad existiese para una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca, la declaración de caducidad sólo se extenderá a los productos o servicios afectados” (art. 54 LM 1988). De otro lado, y este argumento a mi modo de ver resulta irrefutable, considerar por igual a efectos del uso obligatorio a todos los productos o servicios objeto de una marca con independencia del momento en que se extendió a ellos el registro, se traduciría –por razones de coherencia- en su consideración sin distinciones, por ejemplo, a efectos de prioridad. Con lo que una marca posterior para productos Y, no confundibles con los productos X para los que se ha registrado una marca anterior podría ser declarada nula de ampliarse el registro de la marca para productos X -a falta de oposición en el expediente de concesión- a los productos Z similares a los productos Y. De ser ello así, nos hallaríamos ante una clara disfunción de nuestro sistema de marcas.