Autor: Ignacio Alamar Llinás. Abogado.

Resumen: La Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003 ha introducido la primera comercialización de productos como presupuesto objetivo de indemnización para el caso de infracción por copia realizada por tercero, distinto del fabricante o del importador, tanto si los diseños se encuentran registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, como si gozan de la protección como diseño no registrado que contempla el Reglamento 6/2002 del Consejo de la Unión Europea. Junto con este presupuesto se analiza igualmente la doctrina del enriquecimiento injusto y de la responsabilidad subjetiva o por culpa así como la doctrina jurisprudencial ex re ipsa. Todo ello al hilo del examen pormenorizado de un supuesto de hecho concreto enjuiciado en el Tribunal de Marca Comunitaria.

Sumario:

I. Antecedentes.

II. La primera comercialización como presupuesto de la indemnización de daños y perjuicios.

III. Concepto de la primera comercialización.

IV. Prueba de la primera comercialización.

V. Compraventa mercantil y primera comercialización.

VI. Responsabilidad objetiva y aplicación de la “Doctrina ex re ipsa”.

VII. Enriquecimiento injusto.

VIII. Responsabilidad subjetiva o por culpa.

1.-/ Antecedentes.

La referida sentencia, estimando la demanda interpuesta, declaró que la comercialización de vestidos realizada por la demandada vulneraba el dibujo comunitario registrado de la actora y, en consecuencia, la condenaba al cese en la oferta, comercialización y difusión de las prendas de vestir que incorporaban los diseños protegidos, a su destrucción y a la destrucción del material publicitario y de marketing; sin embargo, la sentencia absolvió a la demandada respecto del resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la venta de dichas prendas, realizado en régimen de minorista en los treinta y siete establecimientos propios que tenía abiertos en todo el territorio nacional, y cuyo importe había sido debidamente cuantificado por un perito judicialmente designado.

En esencia, la Sentencia entiende en el pronunciamiento absolutorio que la condenada no resulta imputable a efectos de responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados, [Fundamento Jurídico Quinto. § 34], pues: “En definitiva, no parece que la actividad de un comerciante (la demandada) que se limita a comprar por cauces ordinarios y lícitos a un tercero que se los oferta (aquí el fabricante) productos que después los destina directamente a vender al público sea per se y en todo caso generadora de responsabilidad económica, pues es perfectamente factible pensar que esa actividad la desarrolla de buena fe, con desconocimiento de que el producto incorpora un diseño comprendido en el ámbito de protección del registrado o no registrado de un tercero, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del suministrador, que no se enjuicia al no ser demandado”.

Como iremos desarrollando en el comentario, este planteamiento resulta contrario: (i) a la dicción legal del artículo 54 LPJDI, (ii) a la culpabilidad de la actuación de la demandada y (iii) al enriquecimiento injusto obtenido por la comercialización de prendas de vestir que incorporan ilícitamente el diseño protegido. Esta triple razón ha sido examinada por la doctrina y por la jurisprudencia y determina la necesidad de indemnizar daños y perjuicios.

La Sentencia 490/09 de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de veintidós de diciembre de dos mil nueve, con el voto particular de un magistrado y revocando la Sentencia de instancia en este pronunciamiento, concedió la indemnización.

2.-/ La primera comercialización como presupuesto de la indemnización de daños y perjuicios.

Como es sabido, los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios para los responsables de la primera comercialización se establecen en el apartado primero del artículo 54.1. LPJDI que, textualmente, dice: “Quienes sin consentimiento del titular del dere­cho fabriquen o importen objetos que incorporen un dise­ño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.

Este precepto, que podemos calificar de “característico” en materia de propiedad industrial, se encuentra redactado en términos similares en el artículo 42 de la Ley de Marcas[1] y en el artículo 64 de la Ley de Patentes y de Modelos de Utilidad[2], si bien, tratándose de invenciones emplea el término “utilice” como equivalente al de comercialización.

Por consiguiente, a tenor de los mencionados preceptos, la primera comercialización o utilización, si se trata de patentes, constituye una imputación de responsabilidad por dicción legal en materia de propiedad industrial. La responsabilidad del que la realiza, según se desprende del uso por el artículo 54.1 LPJDI de los términos “así como”, es claramente cumulativa a la responsabilidad del fabricante y del importador. En los demás supuestos, será condición para reclamar la indemnización, haber requerido previamente al infractor por conducto notarial (“fehacientemente”) si se trata de infracción de diseño industrial o, mediante carta remitida por burofax, para dejar constancia del contenido de la misma, o procedimiento similar, cuando se trate de infracción de patentes o de marcas (“suficientemente”).

No siendo cuestionable la “fabricación”, en sentido amplio, ya sea mediante producción a partir de materias primas o del ensamblaje de piezas, ni la “importación” del producto, lo relevante a estos efectos será determinar cuando nos encontramos ante un supuesto de “primera comercialización” de modo que la acción pueda dirigirse contra el responsable de la misma, pues, todos ellos quedan obligados “en todo caso, a responder de los daños y perjuicios ocasionados” sin necesidad de haber practicado el requerimiento previo exigido por mandato legal para los responsables de las sucesivas comercializaciones.

Tanto el fabricante como el importador podrán ser, a su vez, primeros comercializadores, pero el alcance del precepto sigue teniendo pleno sentido al incluir, separadamente, al responsable de la primera comercialización que ni fabrica ni importa, sino que adquiere en exclusiva de aquellos, con la finalidad de que no quede indemne dicha actividad, meramente comercial. En cambio, el precepto excluye la responsabilidad objetiva por daños y perjuicios, respecto de otras formas de utilización del diseño, sin consentimiento de su titular[3], que también se encuentran expresamente prohibidas: la oferta, la exportación, el mero uso o el almacenamiento.

Posiblemente y en lo que a la indemnización objetiva respecta, no parece que estas formas de utilización puedan originar, per se, un detrimento en el patrimonio de titular del diseño susceptible de indemnización, si no van unidas a la comercialización del producto y, respecto de la exportación, dependerá de los criterios de indemnización previstos en el país de destino.

3.-/ Concepto de la primera comercialización.

Nada dice la Ley sobre el momento en que se produce la primera comercialización[4] por lo que, en ausencia de esta concreción, se pueden plantear distintas interpretaciones, como la que propone la Sentencia de Alicante que es objeto de comentario. Tampoco es una materia que haya sido estudiada en la doctrina, específicamente, respecto del diseño industrial.

Ante esta situación y en aras a aportar una interpretación que a nuestro entender resulte acorde con la realidad de la empresa nos adherimos a la posición mantenida en Derecho de Marcas por DE LAS HERAS[5] cuando dice que el primer acto de comercialización de los productos marcados es “[…] su introducción en el mercado, lo que requiere que pasen del circuito interno de la empresa titular de la marca al circuito comercial externo” y esta consideración es, igualmente, aplicable al diseño industrial y a las invenciones, pues, el concepto de comercialización que estamos examinando es común en las tres categorías de propiedad industrial.

Presentada esta primera opinión, debemos pronunciarnos también por un concepto amplio de “primera comercialización” que comprenda no sólo la venta al por menor sino también cualquier otra forma de distribución mayorista, más restringida, pero inmersa en el sistema concurrencial. A ello apunta la profesora DOMÍNGUEZ PÉREZ[6] cuando, en base a lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley de Marcas (en los mismos términos que el artículo 54.1 LPJDI), señala que: el legislador ha ampliado el ámbito subjetivo de infractores de marca que responderán en todo caso por los daños y perjuicios causados (responsabilidad objetiva), al incluir también a quienes, no siendo los fabricantes del producto en cuestión, han contribuido a introducirlo en el mercado”.

Bien puede afirmarse, por tanto, que nos encontramos ante el supuesto de la primera comercialización en el momento a partir del cual el producto irrumpe en el mercado, ya sea en régimen mayorista o minorista, pues, hasta entonces, no puede decirse que los productos hayan salido del circuito interno de la empresa ni que estén sujetos al régimen propio de la concurrencia, sino a las obligaciones contractuales propias del contrato de arrendamiento de obra o de servicio y de posterior suministro o entrega.

La interpretación y la aplicación de la “primera comercialización” que hace la Sentencia de Alicante [Fundamento Jurídico Quinto, § 33] como presupuesto de indemnización incide, exclusivamente, en la venta mayorista o de distribución y descarta de plano la puesta en el mercado del producto que incorpora el diseño a través de la venta minorista: “la previsión legal se refiere a las figuras intermedias entre el fabricante o importador y el vendedor final abarcando los fenómenos de ventas al por mayor, puesto que de esta manera: i) se da sentido a la norma, ii) se explica la referencia a la “primera” comercialización, que es la que realiza el distribuidor al comerciante, que después vende en su establecimiento el producto que incorpora el diseño sin autorización, que será la “segunda” comercialización”.

4.-/ Prueba de la primera comercialización.

Llegados a este punto debemos preguntarnos si existe algún elemento identificador que pudiera ayudarnos a conocer, externamente, cuando nos encontramos ante la primera o sucesivas comercializaciones; a lo que debemos responder sin ambigüedad afirmativamente pensando en aquellos que son utilizados con frecuencia en la venta de toda clase de productos y, en particular, de las prendas de vestir: el etiquetado y las marcas.

En efecto, siendo de obligado cumplimiento la normativa sobre etiquetado de productos textiles[7] se exige, para la puesta en el mercado de cada prenda individual, que en la etiqueta figuren determinados datos de identificación de la empresa que la comercialice y, en su caso, del fabricante, distribuidor o importador: nombre o denominación social y número de CIF, pues, “[…] en este caso, el comerciante será responsable del producto y, por tanto, de todas las infracciones en que aquél pueda incurrir”. Estas disposiciones no dejan duda alguna sobre el alcance de la responsabilidad en caso de infracción y, en particular, respecto de derechos exclusivos de propiedad industrial.

Precisamente, para resolver estas situaciones, se ha previsto la imputación de responsabilidad objetiva en el apartado 1º del artículo 54 LPJDI. Tampoco es difícil suponer que si se practica el requerimiento previo de cese, como exige el apartado 35 del Fundamento Jurídico Quinto de la Sentencia, se pone en conocimiento del infractor, no sólo su irregularidad sino también la voluntad del titular del derecho de ejercer las acciones en su defensa, lo que conlleva el riesgo de que el infractor pueda hacer desparecer el producto del mercado.

Cuestión distinta hubiera sido que, en el supuesto comentado, las prendas de vestir identificaran en una etiqueta al empresario comercializador[8] y, “en otra etiqueta” al fabricante o al importador, con la indicación: “fabricado por…, importado por…”, pues, en tal caso, no podría negarse la existencia de una previa comercialización y la exigencia del requerimiento fehaciente como presupuesto para la reclamación de daños y perjuicios contra el establecimiento mayorista o minorista.

Naturalmente, el debate surge porque todas las prendas de vestir que fueron objeto de procedimiento incorporaban, única y exclusivamente, las etiquetas y la marca de la empresa comercializadora con los datos societarios y fiscales de la misma; que, de igual modo, se reproducían en los tickets de compra de las prendas adquiridas, también aportados al procedimiento.

5.-/ Compraventa mercantil y primera comercialización.

En el suceso de la litis existía una única compraventa mercantil del fabricante a la empresa condenada, la cual comercializaba directamente al público las prendas de vestir a través de treinta y siete establecimientos propios distribuidos por toda la geografía nacional. El empresario minorista indicaba en cada pedido de compra que formulaba al fabricante los datos que específicamente debían insertarse en el etiquetado, tanto en el de tela cosida a la prenda, como en el etiquetado de cartulina que colgaba de la misma: modelo, referencia, color, etc. Esto confirma que la relación entre ambas compañías era la propia de una mera compraventa mercantil dentro del circuito interno de la empresa (outsurcing) que cada cual es muy libre de organizar, tanto si el fabricante o el importador son compañías independientes de la comercial, como si éstas pertenecen a los mismos socios, al mismo grupo empresarial o mantienen vínculos societarios o contractuales entre ellas.

Lo relevante en este supuesto es el hecho de que la fabricación externa de las prendas de vestir que incorporaban el etiquetado y la marca, tenía lugar bajo encargo exclusivo y siguiendo las expresas indicaciones de la empresa que las comercializaba en régimen minorista.

Si se excluye la venta minorista como supuesto de primera comercialización, resulta que:

1.) Mediante encargo previo y con instrucciones expresas sobre la inserción del etiquetado y de la marca comercial de la condenada, ésta adquirió las prendas de vestir del fabricante y las comercializó directamente en 37 tiendas propias.

2.) No constaba acreditado que el fabricante hubiera ofrecido o vendido las mismas prendas a ninguna otra empresa.

3.) No se acreditó que la condenada hubiera vendido las prendas de vestir fuera de sus establecimientos propios.

4.) No se acreditó en el procedimiento que, entre el fabricante y la condenada, hubiera mediado intermediario o distribuidor alguno.

Desde esta perspectiva, la interpretación seguida en la Sentencia de Alicante beneficia desmedidamente a cualquier infractor de diseños protegidos que los comercialice por primera vez en régimen minorista, adquiriéndolos directamente del fabricante o del importador, previo encargo y ocultando deliberadamente su procedencia (lo que cada vez resulta más habitual), pues, le permite gozar de plena impunidad a la hora de introducir el producto infractor en el mercado, a sabiendas de que nunca será responsable de indemnización alguna hasta no haber sido previamente requerido fehacientemente -por conducto notarial- para que cese en su actividad. Sólo a contar desde la fecha de recepción de la carta de advertencia y de cese podrá exigírsele compensación por daños. Todas las ventas anteriores resultan impunes.

Y si nos preguntamos en qué posición quedaría el titular de los diseños después de esta experiencia, la respuesta es, como veremos, francamente desconsoladora.

Siguiendo la doctrina propuesta por la Sentencia que comentamos, no se deja otra opción al titular del diseño, para obtener la tutela judicial efectiva, que seguir los siguientes pasos:

1.) Remisión del requerimiento previo por conducto notarial, lo que implica honorarios de abogado y de notario.

2.) En la medida en que en la comercialización de las prendas se hubieran ocultado deliberadamente los datos del fabricante o del importador y se hubiera producido el cese efectivo en la venta desde la recepción del requerimiento, el titular de los diseños no tiene otra opción que interponer una demanda meramente declarativa contra el “primer comercializador en régimen minorista”, abonando los preceptivos honorarios de procurador y de letrado.

3.) Si, además, se trata de diseño no registrado o registrado en la OAMI, -como viene siendo habitual- el único fuero competente es Alicante, lo que supone para un no residente en dicha área un coste adicional de desplazamiento y estancia.

4.) Tampoco hay que descartar que en la demanda, probablemente, se deba acompañar un informe comparativo entre los diseños confrontados preparado por un profesional externo, habitualmente, un diseñador de prestigio.

5.) Aun cuando la demanda prospere, si el infractor se aviene al requerimiento formulado y cesa en la comercialización de los productos que incorporan el diseño copiado, no estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados[9] siendo la condena meramente declarativa de derechos; es decir, la demanda en el mejor de los casos permite obtener, como medio de prueba, los datos de identificación del fabricante o del importador frente a quienes “posteriormente” se pueda ejercitar una segunda demanda con la finalidad de depurar las responsabilidades económicas por los daños ocasionados.

6.) Tampoco podemos descartar la posibilidad de que el “primer comercializador minorista” puede negarse a facilitar los datos del fabricante, lo que obligaría a practicar una prueba pericial contable con tal finalidad, pero con el consiguiente coste del perito experto en la materia, judicialmente designado para no incurrir en parcialidad ni vulnerar la confidencialidad de la empresa demandada.

7.) Por último, no podemos pasar por alto que aun cuando la LEC ha previsto la práctica de diligencias preliminares de comprobación de hechos para la preparación de la demanda, es lo cierto que, sin entrar en detalles, no suelen prosperar en sede judicial con excesiva facilidad. Y, por otra parte: (i) la solicitud de estas diligencias puede permitir dirigir la acción también contra el suministrador pero, en modo alguno, excluir la interposición de la demanda frente a quienes se practican; (ii) el solicitante debe ofrecer y prestar caución; (iii) la demanda contra uno y contra otro debe promoverse dentro de un mes desde la terminación de las diligencias, pues, en caso contrario, se pierde la caución, y (iv) la persona requerida puede oponerse a su práctica.

Analizando el coste económico del iter procesal, podemos hacernos una idea de lo que supone, en tiempo y en coste, emprender una o dos acciones de esta naturaleza (letrado y procurador para dos demandas, notario, experto en diseño y experto contable, desplazamiento de testigos…). Todo apunta a que parece más racional y más simple la opción de quitarle la impunidad al primer comercializador minorista y demandarle con petición de condena al resarcimiento de daños y perjuicios, sin perjuicio de que si, posteriormente, éste entiende que ha sido defraudado por su fabricante o por su importador, que sea el propio condenado quien solicite a cualquiera de ellos la oportuna compensación económica.

Mantener la posición contraria, como ha sucedido en el procedimiento de instancia que es objeto de comentario, fuerza a preguntarse al titular del diseño qué le resulta más conveniente: ¿registrar o copiar?

6.-/ Responsabilidad objetiva y aplicación de la “Doctrina ex re ipsa”.

Partiendo del concepto de responsabilidad jurídica, en virtud del cual se imputa a un sujeto un hecho jurídico causado por la culpabilidad de la persona o por el simple acaecimiento del mismo, desligado de la culpabilidad[10], con la consiguiente creación de obligaciones para el imputado y el nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentra en posición de reclamarlas, la actual orientación legislativa favorece la interpretación de la “responsabilidad objetiva”, como se deduce del artículo 55.5 y 55.6 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que reproduce el contenido de los artículos 43.5 y 44 de la Ley de Marcas, y que dispone:

“5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso, y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores.

6. Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia”.

Dichos preceptos asientan un criterio indemnizatorio absolutamente objetivo, que debe operar con carácter automático como consecuencia de la infracción y constituye la consagración legal de la doctrina jurisprudencial, según la cual, se parte de la premisa de que desde el momento en que se utiliza un diseño o signo infractor, sin consentimiento de su titular, se causa un perjuicio.

Además del criterio legal de indemnización objetiva consistente en (i) el uno por ciento de la facturación del producto copiado[11], se han introducido otros como: (ii) la indemnización coercitiva hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, o (iii) la valoración de la indemnización atendiendo a la importancia económica del diseño, su notoriedad, su implantación, las licencias concedidas o su prestigio.

Declarada judicialmente la infracción de los diseños protegidos, registrados o no registrados, como consecuencia de su utilización por el demandado sin consentimiento del titular, nace el derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, con independencia de la cuantificación de su importe. La acción de indemnización se debe ejercitar incluyendo esta pretensión en el Suplico de la demanda, de modo que vincule al Juzgador a que dicte un pronunciamiento expreso sobre la misma.

Esto no obstante, la interpretación usual para reconocer el Derecho a la indemnización de daños y perjuicios ha exigido como requisitos incuestionables: el ejercicio de la acción, el daño plenamente acreditado y la relación de causalidad; frente a ello, la doctrina legal más reciente en materia de competencia desleal y de propiedad industrial, ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de la puntual prueba de su causación[12].

Sin desconocer las sentencias contrarias a esta opinión[13], esta doctrina apoyada por la mayoría de los autores[14] y que, a primera vista, pudo parecer sorprendente, no lo es tanto si se atiende a su específico ámbito de aplicación referido a la concurrencia en el mercado y, en su caso, a la existencia de derechos exclusivos de propiedad industrial, cuando estando claramente establecida la infracción es sabido que, en ocasiones, es muy difícil probar el perjuicio sufrido[15] y, en otras, el alcance económico del mismo.

Esta realidad no puede desembocar en una falta de reconocimiento del derecho a la indemnización, y para ello se ha aplicado la presunción “ex re ipsa” afirmando, por ejemplo, que tratándose de actos desleales efectivamente puestos en práctica, resulta difícilmente imaginable que estos no hayan sido en nada perjudiciales para quien promueve el litigio[16] o que es difícil concebir situaciones en que el daño no exista[17]; que es perfectamente posible deducir el perjuicio originado teniendo en cuenta que las ventas efectuadas por el infractor repercuten en principio de forma negativa en las ventas del titular de la patente y de quien la explota[18]; respecto del uso de marcas, que raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud[19] o, bien, que se debe tener en cuenta la indiscutible incidencia de las infracciones cometidas sobre las ventas de la actora y en las ventas de ella misma[20]. También en supuestos de infracción de diseño industrial, el Tribunal de Marca Comunitaria[21] ha señalado que la nueva tendencia legal y jurisprudencial es partidaria de que cualquier infracción de los derechos de exclusiva lleva aparejada la producción de daños a su titular ex re ipsa.

Aun cuando la obligación de indemnización no se sustente plenamente en la prueba del daño producido, sino ex re ipsa, no por ello debe eludirse la consideración de alguna circunstancia implícita en el régimen legal del diseño industrial cuyo reconocimiento puede servir de fundamento para el nacimiento del derecho al resarcimiento de los perjuicios sufridos y, ello, sin necesidad de entrar en la valoración del diseño como derecho exclusivo, nacido del registro, o en la posición de mejor derecho, consustancial al diseño no registrado.

Atendiendo a la propia Exposición de Motivos de la LPJDI el diseño industrial se concibe como una mera innovación formal sobre la apariencia del producto en sí o de su ornamentación, y, como tal, se establece que el bien jurídico protegido por la propiedad industrial del diseño[22] es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde un punto de vista comercial, es decir, no se puede desconocer que el valor añadido que marca la diferencia con los productos de la competencia, en ocasiones, es el diseño; en especial, cuando los costes de producción y por tanto el precio final del producto, pueden ser superiores a los de los competidores.

Igualmente, y como sucede en el ámbito de los demás derechos intangibles, el diseño representa en el mercado la propia realidad de la empresa lo que dota al producto de un determinado fondo de comercio.

Estas consideraciones que atañen al diseño en sí, sin la valoración de su prestigio, implantación o grado de comercialización, pueden servir de cauce para justificar la aplicación de la doctrina sin atenerse al nexo causal. Visto así y en coherencia con lo anterior, la LPJDI añade[23] que las acciones en defensa del derecho se completan estableciendo, a efectos indemnizatorios, la responsabilidad objetiva del fabricante, el importador y el responsable de la primera comercialización del diseño infractor.

Doctrina que ha sido aplicada en numerosas ocasiones por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante[24] afirmando que, la doctrina ex re ipsa, realmente ha sido introducida por el legislador, cuando en determinados casos, estima procedente la indemnización de daños y perjuicios, empleando expresiones como “en todo caso” o “sin necesidad de prueba alguna”, por ejemplo, en la situación contemplada por el artículo 54.1 o 55.5 de la actual LPJDI.

Idéntica interpretación[25] se ha hecho respecto del artículo 42 de la Ley de Marcas y del artículo 64 de la Ley de Patentes. La redacción del artículo 42.1. de la vigente Ley de Marcas, al introducir, el término “en todo caso“ supone una superación del artículo 37 de la Ley de Marcas de 1.988 que exigía como presupuesto de la indemnización: (i) la advertencia fehaciente de la violación o (ii) que en la actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

Refiriéndose a la primera comercialización en Derecho de Marcas, el profesor BERCOVITZ[26] pone de relieve que: “Se trata de otro supuesto en que debe exigirse, como obligación profesional, la de comprobar que la marca en cuestión aplicada al producto o servicio no viola el derecho exclusivo de una marca registrada […]“ y añade con total rotundidad que tanto en la Ley de Marcas como en la Ley de Patentes: “se sigue, en definitiva el mismo principio según el cual quien introduce un producto por primera vez en el mercado tiene la obligación profesional de asegurarse de que ese producto es de lícito comercio”.

Esta visión pragmática del Derecho es necesaria, a nuestro entender, en el ámbito de disciplinas tan específicas como el Derecho concurrencial o en materia de Propiedad Industrial e Intelectual, pues, cualquier posición contraria o excesivamente formalista, no hace sino alejarse de la realidad de los hechos enjuiciados, ya que el infractor es el primer sabedor de las limitaciones de prueba que va a encontrar el titular legítimo del derecho o del mejor derecho. La prueba de la causalidad en estas materias no es tan obvia como cuando se produce el derrumbe de un edificio.

7.-/ Enriquecimiento injusto.

Otro fundamento que justifica la necesidad de indemnizar y que podría haberse tenido en consideración en la Sentencia de instancia de Alicante se encuentra en la doctrina del enriquecimiento injusto; la cual adquiere relevancia, precisamente, cuando en un supuesto de infracción no concurren los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios. Por ello, incluso no entendiéndose cumplidos los presupuestos para la indemnización de daños y perjuicios, procedería el resarcimiento de los daños conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto.

No se puede ignorar que la condenada había obtenido un beneficio con la comercialización de las prendas objeto del procedimiento y éste había sido ilícito, es decir, sin causa, pues se había aprovechado de un diseño de titularidad ajena produciendo al mismo tiempo un empobrecimiento de su titular legítimo. Enriquecimiento que quedó plenamente acreditado y cuantificado en el informe elaborado por el perito contable, judicialmente designado.

Como expone GIMENO BAYÓN[27] de forma muy descriptiva en un supuesto de acción de indemnización por violación del derecho de marca y enriquecimiento sin causa lícita: “Consciente el legislador de que sólo el completo resarcimiento de los titulares por un lado y el convencimiento de la inutilidad de la infracción por otro, puede disuadir a potenciales infractores de caer en la tentación de infringir la marca ajena, trata de tapar los numerosos huecos que la picaresca ha abierto en el sistema, especialmente en el ámbito de la prueba, dada la aplicación sin matices de reglas quizás válidas en otros sectores pero que, utilizadas de forma indiscriminada en los distintos campos de la propiedad intelectual, llevan a un indeseable resultado: la dificultad de la prueba repercute de forma indefectible en el titular de la marca, y crea un espacio de impunidad para el infractor”.

En realidad, las discordancias en la interpretación de los preceptos examinados no provienen de lo que debe entenderse como derecho a la indemnización o al resarcimiento que, en todo caso, corresponde al titular del diseño sino a la inapropiada ubicación sistemática de su contenido[28] y, ello, porque tradicionalmente, se ha entendido como “indemnización de daños y perjuicios” el lucro cesante, es decir, la compensación económica debida al titular del derecho exclusivo por el beneficio esperado de no haber mediado la infracción del tercero y consiguiente pérdida de mercado. Y como “enriquecimiento injusto” las ganancias obtenidas por el infractor como consecuencia de la utilización, sin autorización, de un derecho ajeno de propiedad industrial o intelectual o el precio de una licencia hipotética.

Ambas figuras han sido confundidas al introducirse en los distintos textos legales (Patentes, Marcas y Diseño Industrial), no como conceptos sino como “criterios de cuantificación”, pese a lo cual, como afirma el profesor LOBATO[29] la diferenciación carece de virtualidad práctica.

Esta misma cuestión de acción de indemnización versus acción de enriquecimiento injusto es tratada por GARCÍA MARTÍN[30] quien concluye: “El resultado es que bajo el nombre de acción de indemnización se atribuye también al titular de la marca una acción para reclamar el enriquecimiento positivo o negativo que, al margen de la intervención de culpa, obtenga el infractor que realiza alguna de las conductas señaladas en el artículo 42.1 o infrinja una marca notoria o renombrada. Por este motivo parece que se otorga al titular de la marca infringida una innominada acción de enriquecimiento injusto”. En el mismo sentido se expresa el profesor LOBATO[31] cuando afirma que: “Debe destacarse, con todo, que la Ley 17/2001 continua calificando como indemnización de daños y perjuicios lo que es un criterio de enriquecimiento injusto”.

Por consiguiente, al separase la sentencia de Alicante de estos criterios jurisprudenciales y doctrinales, y no reconociendo el derecho a la indemnización, se “crea una situación de impunidad para el infractor“ como señala el magistrado Gimeno Bayón.

8.-/ Responsabilidad subjetiva o por culpa.

La Sentencia que es objeto de comentario tampoco aceptaba que en la conducta infractora hubiera mediado dolo o culpa estimando que no puede exigirse a un distribuidor medio que conozca la existencia de derechos de propiedad industrial sobre los diseños que incorpora a los productos que comercializa. Argumento que choca con la configuración doctrinal y jurisprudencial de la culpa en esta materia.

Con carácter general, la culpa se puede afirmar en todos los casos en que un examen diligente de la propia actuación y de las circunstancias del caso hubiera permitido pronosticar que se infringían los derechos de propiedad industrial de un tercero; por el contrario, sólo parece posible negar la culpabilidad en los casos en que la conducta realizada encuentre amparo en una autorización o en los que existan dudas acerca de la calificación jurídica de la conducta, por la complejidad del supuesto.

En el supuesto examinado no concurría ni una ni otra situación, pues, la demandada no había probado haber recabado del fabricante manifestación alguna acerca de la inexistencia de derecho de exclusiva alguno sobre los diseños incorporados a las prendas de vestir que comercializaba con su propia marca y etiqueta y, por otra parte, al tratarse de una copia burda o plagio servil de los dibujos comunitarios protegidos, tal y como ha sido declarado en la Sentencia, ninguna complejidad supone la calificación de la conducta como un supuesto de infracción de derechos de propiedad industrial.

Aunque la Ley no indica cual sea la diligencia exigible en el tráfico económico, la profesionalidad exigible a quienes intervienen en el mercado es determinante de que no se limite a la que corresponde a un buen padre de familia, sino a un ordenado empresario y, en este sentido, es lógico presumir que el empresario conoce a quienes actúan en el tráfico económico de su entorno y los productos de los competidores. Si no se exige esa responsabilidad mínima a la competencia que asiste puntualmente a todas las ferias y certámenes, que conoce las revistas y publicaciones del sector y que está permanentemente pendiente de lo que ocurre en el mercado, directamente y a través de la red comercial y de la clientela, la pregunta que debe formularse es si resulta conveniente “registrar”.

Además de ello, también debemos preguntarnos qué papel desempeñan los Registros públicos de diseños industriales, tales como la OAMI o la OEPM, y si ha merecido la pena el esfuerzo realizado para abrir la posibilidad de consulta gratuita y on line a través de internet.

Por último, resulta desacertado, a nuestro juicio, imponer la carga de la prueba[32] de la culpa de la demandada, a la parte demandante, a tenor de lo dispuesto en los apartados 2 y 6 del artículo 217 LEC, pues, la falta de prueba explícita o concreta aportada por el demandante no puede volverse en su contra. Ello es así, porque, como advierte el profesor MASSAGUER[33], atendiendo a las circunstancias que típicamente rodean a los actos de infracción de las distintas modalidades de propiedad industrial: “[…] -profesionalidad de los operadores, creación de situaciones de riesgo para los terceros y aprovechamiento de los resultados de la actuación concurrencial-, puede partirse del deber de asumir un estricto estándar de diligencia en la comprobación de la legalidad de la propia conducta y, consiguientemente, puede aceptarse en este ámbito la imposición del onus probandi acerca de la existencia de dolo o culpa al demandado en aquellos supuestos en que el demandante ofrezca prueba cumplida de la realidad del daño y del debido nexo de causalidad”.

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Ignacio Alamar Llinás - Abogado

Valencia, 24 de junio de 2.010

NOTAS

[1] El artículo 42 de la Ley de Marcas de 2001, establece: “Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios. 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la mar­ca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obli­gados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, con­venientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada”.

[2] Según el artículo 64 de la Ley de Patentes y de Modelos de Utilidad de 1986: “1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia”.

[3] Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la LPJDI: “El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por ter­ceros sin su consentimiento. A estos efectos se enten­derá por utilización la fabricación, la oferta, la comer­cialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almace­namiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados”.

[4] La LPJDI y el RDMC no contienen ninguna definición de “primera comercialización”. Tampoco existe referencia alguna en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, ni en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, transpuesta en España mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

[5] Comentario a la sentencia Centrafarm-Winthrop de T. DE LAS HERAS, El agotamiento del derecho de marca, Montecorvo, Madrid, 1994, pp. 237 ss., después de advertir que “la doctrina en este punto es pacífica”.

[6] E. DOMÍNGUEZ PEREZ, “Artículo 42″, en Comentarios a la Ley de Marcas, Thomson – Aranzadi, Navarra, 2003, pp. 640 ss., dirigidos por el profesor A. BERCOVITZ (dir.).

[7] Sobre el etiquetado de los productos textiles y el uso de marcas en los mismos, el artículo 6º del Real Decreto 396/1990, dispone: “Etiquetado.- Todos los productos textiles […] para su puesta en el mercado, tanto en el ciclo industrial como en el comercial, serán etiquetados de acuerdo con lo que seguidamente se indica: 1. Nombre o razón social o denominación del fabricante, comerciante o importador y, en todo caso, su domicilio, 2. Para los productos textiles fabricados en España, el número de registro industrial del fabricante nacional, salvo en el supuesto indicado en el apartado 4. 4. Los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, podrán etiquetar los productos textiles con marcas registradas, a las que deberán añadir los datos relativos a su nombre, razón social o denominación, y domicilio, así como su número de identificación fiscal. En este caso, el comerciante será responsable del producto y, por tanto, de todas las infracciones en que aquél pueda incurrir”. Y el artículo 8º, en su apartado 4º, añade: “cada prenda individual llevará el preceptivo etiquetado, tal como se dispone en el artículo sexto”. Respecto del etiquetado de Productos Industriales se contiene una norma similar en el artículo 7 del Real Decreto 1468/88.

[8] En lo que al uso de la marca del fabricante se refiere, la Ley de Marcas, en el artículo 34, confiere al titular del signo, entre otros, el derecho a “[…] impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que con ello no menoscabe la distintividad de la marca principal”.

[9] ”[…] sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo […]” (Artículo 55.2. LPJDI).

[10]) A este respecto y para el Derecho de Marcas, J. MARTÍ MIRAVALLS, “Los presupuestos de la acción de indemnización por daños y perjuicios en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, Revista Jurídica de Catalunya, nº 3, 2007, p. 86, señala que lo “[…] relevante, a estos efectos, es que efectivamente se pueda estar violando el derecho exclusivo sobre la marca y no la intención”.

[11] Sobre la incompatibilidad de la acumulación de los otros criterios de indemnización a la cifra objetiva que se deduzca de aplicar el 1 % de la cifra de ventas, se han pronunciado en diversas sentencias el Tribunal de Marca Comunitaria. Sobre la aplicación del 1 %, J. MARTÍ MIRAVALLS, Revista Jurídica de Catalunya, p. 81, señala que la doctrina mayoritaria considera que “debe probarse únicamente la violación de la marca, realizando una aplicación automática del artículo 43.5 LM y condenando al violador al 1 % de la cifra de negocios realizada, sin necesidad de prueba alguna «más»”.

[12]) Son numerosas las Sentencias que se han pronunciado en apoyo de esta doctrina, entre ellas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1994, de 2 de octubre de 1997, de 23 de febrero (RJ 1998/1164), 30 de marzo y 9 de mayo de 1998, de 18 de febrero y 17 de noviembre de 1999, de 7 de diciembre de 2001, de 19 de junio de 2003, de 3 de febrero y 23 de diciembre de 2004, de 1 de junio de 2005, de 21 de junio y 22 de noviembre de 2.006.

[13] Entre otras, podemos citar las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1992 (EDJ 1992/3878), de 12 de noviembre (EDJ 1993/10207) y 11 de diciembre de 1993, de 25 de noviembre de 1994, de 9 de diciembre de 1996 (EDJ 1996/9140), de 20 de julio de 2000, de 29 de septiembre de 2003 (RJ 6399/2003), de 3 de marzo de 2004 (RJ 808/2004), en la que fue ponente el Mag. D. Jesús Corbal Fernández y recordaba que: «no se ha acogido con carácter general la doctrina “ex re ipsa” en sede de propiedad industrial y competencia desleal» y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2007 (EDJ 2007/8495).

[14]) Así, y aunque referido al Derecho de Marcas, el profesor M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2.002, pp. 692 y ss., señala que la Ley establece la responsabilidad objetiva, es decir, responsabilidad in re ipsa sin necesidad de que el titular de la marca pruebe la existencia de culpa en el demandado […] Al mismo tiempo supone un acercamiento al sistema de responsabilidad objetiva característico de la infracción de patentes […] También puede encontrar apoyo esta doctrina en la norma establecida en el artículo 1.253 CC sobre las presunciones no establecidas legalmente.

[15] A ello apunta J.M. SOCORO, “Reflexiones sobre la prueba de los perjuicios en las acciones por infracción de patentes y marcas”, en AA.VV., Estudios sobre Propiedad Industrial. Homenaje a Marcelino Curell Suñol. Grupo Español de la AIPPI, 2000, p. 486, cuando al referirse a la práctica de la prueba, señala: “La corriente jurisprudencial más moderna parece que abandona la rigidez de la anterior, quizá por haberse percatado de que su seguimiento a ultranza, es decir, la exigencia de una prueba directa de la causación de daños y perjuicios, resulta de cumplimiento imposible en muchas ocasiones, cuando se ejercitan acciones por violación de derechos de Propiedad Industrial, lo que puede conducir a situaciones de verdadera indefensión para los perjudicados”.

[16] Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2006 (Ponente: Francisco Marín Castán).

[17] Sentencia nº 1168/2006, de 22 de noviembre de 2006 de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Ponente: Mag. D. Jesús Corbal Fernández (EDJ 2006/319067).

[18] Sentencia de 1 de diciembre de 2005 del Tribunal Supremo. Fundamento de Derecho Sexto.

[19] Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 455/2005 de 1 de junio de 2.005. Ponente, Mag. Clemente Auger Liñán. (EDJ 2005/83554).

[20] Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 136/1998 de 23 de febrero de 1.998. Ponente, Mag. Jesús Marina Martínez Pardo. (EDJ 1998/745).

[21] Sentencia nº 422/07 de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, de 13 de noviembre de 2.007. Ponente: Mag. D. Enrique García-Chamón Cervera.

[22] Exposición de Motivos LPJDI 2003, apartado II.

[23]) Exposición de Motivos LPJDI 2003, apartado IV.

[24] Citamos, por todas, la Sentencia 141/09 de 4 de septiembre de 2.009 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante. Juzgado de Marca Comunitaria. Mag. D. Luis Seller Roca de Togores.

[25] Citamos por todos a C. GONZALEZ-BUENO, “Artículo 42″, en IDEM (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Thomson – Civitas, Madrid, 2003, p. 428, cuando dice: “En ambas Leyes, se distinguen dos grupos de usurpadores. El primero está formado por todos aquellos infractores en los que no cabe, razonablemente, presumir una actuación de buena fe. A ellos se le obliga a responder «en todo caso». En el segundo grupo tienen encaje aquellos otros usurpadores que cabría pensar que actúan de buena fe […]“. En términos similares se expresa el magistrado A. SALAS CARCELLER, “Acciones por violación del derecho de marca”, en F. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, Comares, Granada 2002, p. 243, al referirse a los responsables de la primera comercialización (en Derecho de Marcas): “Estos están obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados, por tanto, con independencia de que su actuación sea de mala fe o negligente o no concurran en ella tales circunstancias, fundándose su responsabilidad exclusivamente en el dato objetivo de la utilización”.

[26] A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico. Aranzadi, Navarra, 2002, p. 160.

[27] R. GIMENO BAYON, “Las acciones por violación del derecho de marca en la Ley 17/2001″, en IDEM (coord.), Derecho de Marcas, Bosch, Barcelona, p. 174.

[28] El profesor C. FERNANDEZ NOVOA, El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 66, ponía de manifiesto que: “[…] al igual que el art. 66.2 de la Ley de Patentes, el art. 38.2 de la Ley de Marcas (1988) entremezcla pautas relativas a la indemnización del lucrum cesans con criterios propios del enriquecimiento injustificado” al referirse al beneficio obtenido por el infractor: enriquecimiento positivo (lucrum emergens) y al precio de de una hipotética licencia: enriquecimiento negativo (damnun cessans).

[29] Concluye el profesor M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob cit. p. 702, señalando: “En cualquier caso, al virtualidad práctica de la diferenciación entre acción de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto queda muy matizada en la jurisdicción civil, que considera ambas figuras -como hace el legislador- bajo la rúbrica de la indemnización de daños y perjuicios”.

[30] I. GARCÍA MARTÍN, “Artículo 43″, en A. BERCOVITZ (dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, ob. cit., p. 655.

[31] M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit. p. 697.

[32] El Tribunal de Marca Comunitaria ha eximido a la compañía actora de la prueba en determinados supuestos en los que, como en el caso presente, resulta razonable, por entender que corresponde al demandado la prueba de los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos que sustenten las pretensiones de la demanda. Así en interpretación del artículo 85.2 RDMC, señalaba: “Exigir la prueba al actor de la inexistencia en el mercado de ningún modelo anterior al suyo [...] resultaría excesivo, siendo oportuno considerar que, quien alegue, tal falta de novedad, deberá aportar al proceso tal prueba”.

[33] Vid. J. MASSAGUER, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1.999, p. 543.

Autor: Felipe Palau Ramírez. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Valencia

Sumario: 1. Introducción. 2. La obligación de uso de la marca en la sentencia: valoración general. 3. La realidad y efectividad del uso de la marca. 4. Uso de la marca en forma distinta al signo registrado. 5. La ampliación de la marca y la caducidad parcial.

1. Introducción.

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 probablemente pondrá fin a la controversia judicial que durante quince años han mantenido la poderosa empresa americana Nike International LTD, cuya filial en España es American Nike, S.A., y su anterior distribuidora en España la no tan poderosa empresa española Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. (CIDESPORT) que ha ido acompañada en esta controversia de otros particulares.

Del iter judicial de esta controversia (detalladamente recogido en el fundamento primero de la sentencia que se comenta) hay que destacar, sin contar los autos dictados en primera y segunda instancia sobre medidas cautelares, en primer lugar, que el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de septiembre de 1999[1] casó el pronunciamiento de segunda instancia de la Audiencia Provincial de Barcelona que desestimaba los recursos de apelación y confirmaba la sentencia de primera instancia, considerando que la marca mixta Nike con gráfico de la diosa griega Victoria de Samotracia, titularidad de CIDESPORT, no había caducado por falta de uso y, en consecuencia, decretando la nulidad de la marca Nike titularidad de la empresa americana Nike International y registrada con posterioridad. En segundo lugar, constituye un hecho cuanto menos sorprendente en el ámbito mercantil que el Tribunal Constitucional en sentencia de 9 de febrero de 2004[2] haya entendido vulnerado el derecho de las empresas recurrentes a la tutela judicial efectiva y, por tanto, haya anulado, entre otras razones, por incurrir en arbitrariedad, la sentencia del Tribunal Supremo de 1999, así como el auto del mismo Tribunal de 4 de noviembre de 1999[3] por el que se inadmite el incidente de nulidad. Y en tercer y último lugar, también llama la atención que en el nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo que ahora se comenta se haya cambiado el sentido del fallo y se declare ahora caducada por falta de uso la marca Nike de CIDESPORT.

Seguramente, en opinión de algunos, esta controversia, con la intervención del Tribunal Constitucional y los sucesivos cambios de criterio por los tribunales ordinarios, habrá dejado patente la fortaleza e independencia de nuestro sistema judicial. Sin embargo, en opinión de quien escribe lo que demuestra la controversia es, una vez más, de un lado, la inseguridad jurídica que acecha a las partes cuando en materia de propiedad industrial y competencia desleal el juzgador -dicho esto con todos los respetos, a sabiendas de que el Alto Tribunal Comunitario lo permite[4], y sólo con ánimo de propiciar una discusión sobre la cuestión- suplanta la imagen que en el consumidor medio causa un anuncio o ­–como en este caso- un signo distintivo, decidiendo con su propio criterio sin analizar medio probatorio alguno. De otro lado, esta controversia demuestra la necesidad de implantar en nuestro sistema registral de protección de las marcas, como ya demandaba el profesor Areán[5], mecanismos para la modernización de la marca que permitan mantener la prioridad del primer registro, lo que constituiría un primer filtro para las marcas modernizadas que evitaría en muchas ocasiones un control judicial posterior que, cuando opte por declarar la caducidad de una marca, necesariamente ha de perjudicar a quien ha confiado en la validez del uso de una versión modernizada de su marca para cumplir con las exigencias del uso obligatorio.

2. La obligación de uso de la marca en la sentencia: valoración general.

Hechas estas reflexiones introductorias, a continuación se hacen algunos comentarios sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 en relación con la obligación de uso de la marca, obviando aquellas cuestiones de derecho procesal o incluso constitucional que la sentencia plantea.

Pues bien, sobre la obligación de uso de la marca es justo reconocer que el Tribunal Supremo recoge tanto las aportaciones doctrinales como jurisprudenciales ­–incluida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- sobre la materia (véase fundamento jurídico sexto) y, en consecuencia, ha emitido una sentencia que está destinada a ser un leading case por la exposición de los principales criterios interpretativos de los aspectos objetivos de la obligación de uso como la exigencia de realidad y efectividad y de que el signo se use en forma que no altere de forma significativa la forma bajo la cual se halla registrada y de las causas justificativas del incumplimiento de la obligación de uso. Por ello, me permito remitirme a la doctrina de la sentencia en estos puntos para abordar únicamente aquellas cuestiones del pronunciamiento que no comparto, que hubieran podido mejorarse o cuya solución no es tan inequívoca como puede parecer. Con esta advertencia quiero alejar toda idea negativa de la sentencia que pudiera deducirse del análisis crítico que de la misma se hace en el presente comentario.

Si a uno le preguntaran cuál ha sido en su opinión la razón fundamental por la que el Tribunal Supremo ha decidido que el uso de la marca mixta Nike por CIDESPORT no ha sido suficiente para cumplir con las exigencias del uso obligatorio, necesariamente tendría que contestar que el uso de dicha marca se ha realizado con mala fe, en el sentido de que se ha buscado una aproximación a la marca Nike titularidad de la prestigiosa empresa americana de prendas deportivas, lo que ya había sido afirmado por las sentencias de primera y segunda instancia y no había sido desvirtuado suficientemente por el Tribunal Supremo en su sentencia de 1999 ­–debiendo, por tanto, prevalecer el criterio de la resolución recurrida­-.

Este criterio utilizado por el Tribunal Supremo y que es el argumento principal en las sentencias de instancia carece de todo fundamento en nuestro sistema de marcas, por cuanto atenta contra los principios registrales de protección de la marca. En efecto, a nadie escapa lo inadmisible de declarar la caducidad por falta de uso de una marca cuando ésta se ha usado en una versión que se aproxima a una marca registrada posteriormente, toda vez que si el uso en forma distinta mantiene el carácter distintivo del signo registrado se cumplirían los requisitos de la obligación de uso y en todo caso habría que declarar por confundible la nulidad de la marca registrada posterior. El mismo razonamiento ha de hacerse cuando la marca registrada posteriormente goce, como es el caso que nos ocupa, de cierto prestigio o renombre, siempre que dicho prestigio o renombre haya sido adquirido con posterioridad al registro de la marca, toda vez que la protección de la marca no registrada constituye una excepción al principio de que el derecho de marca nace por el registro. De este modo, salvo en los supuestos de registro de mala fe o con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, los requisitos para la protección de la marca no registrada, como lo son las marcas notorias o renombradas, deben concurrir antes del registro de una marca por un tercero. Mientras una marca no haya alcanzado notoriedad o renombre no puede prohibirse el registro de una marca idéntica o similar de un tercero esgrimiendo la necesidad de mantener una competencia no falseada, mediante la evitación en particular de aquellas conductas parasitarias especialmente perniciosas consistentes en el aprovechamiento del goodwill de la marca notoria en beneficio de los productos o servicios que produce, distribuye o presta el tercero[6].

Nada se dice en la sentencia acerca del momento de adquisición por la marca Nike de la notoriedad de la que goza actualmente y desde hace ya bastante tiempo, por lo que el registro de la marca mixta titularidad de CIDESPORT no pudo hacerse en perjuicio de sus derechos, gozando esta entidad de la facultad de iniciar su uso mientras no se declare su caducidad. Y la empresa Nike americana, conocedora de la existencia de la marca mixta española anterior, no adquiere sus derechos por cesión ni solicita su caducidad hasta que la empresa que había sido su distribuidora y licenciataria en España solicita la nulidad de la marca notoria Nike registrada posteriormente. No creo que deba protegerse a quien no ha ejercido las acciones que conforme a Derecho benefician sus intereses.

En definitiva, por mala fe hay que entender en esta sede la creación de una apariencia de uso con la única finalidad de enervar la caducidad de la marca. Es este uso aparente el que impide cumplir con las exigencias de realidad y efectividad que el Tribunal Supremo recoge en su fundamento jurídico sexto. Partiendo de este entendimiento de la buena fe, que es unánime en los pronunciamientos jurisprudenciales anteriores[7], el Tribunal Supremo hubiera debido resolver la controversia entre las partes atendiendo únicamente a si el uso de la marca mixta Nike con gráfico de la Victoria de Samotracia es un uso real y efectivo y se realiza en forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada.

Conforme a estos criterios el Tribunal Supremo también llega a la conclusión de que la marca mixta Nike titularidad de CIDESPORT debe declararse caducada. Así en el fundamento jurídico undécimo concluye que “no hubo uso o utilización de la marca registrada… en el sentido de verdadero e inequívoco de la propia marca -que es todo lo contrario a simulado y ficticio- por lo que no se cumplió la previsión del uso real y efectivo del art. 4.1 LM 1988, en relación con el art. 53.1.a) de la misma Ley, respecto a la necesidad de probar el mismo para evitar la caducidad de la marca”. En cuanto al uso en forma distinta, en este mismo fundamento jurídico se afirma que es indudable que el uso de la marca se ha realizado en una forma que sobrepasa “los rasgos esenciales de su identidad”.

En ambos supuestos el Tribunal Supremo acaba por cambiar el sentido de su pronunciamiento de 1999 simplemente por hacer una valoración distinta de hechos decisivos para resolver cuestiones jurídicas.

3. La realidad y efectividad del uso de la marca.

En cuanto a la primera cuestión, al apreciar la realidad y efectividad del uso de la marca, lo que se está apreciando en este caso concreto es la utilización del signoa título de marca, esto es, si el uso del signo en una etiqueta en cuya parte interna aparece el gráfico de una marca mixta y en la parte externa la denominación Nike es uso a título de marca. La resolución de esta cuestión no puede confundirse con la de si la marca es o no utilizada en forma que no altere el carácter distintivo del signo registrado –confusión en la que, por lo demás, incurren tanto la sentencia del Tribunal Supremo de 2005 como la de 1999-. Y desde luego, si no se confunde con esta segunda cuestión, no encuentro razón alguna por la que no deba entenderse uso a título de marca el uso en una etiqueta; por citar un ejemplo muy similar, baste pensar en la marca Levis. Y no puede argüirse que no hay uso a título de marca porque la figura de la Victoria de Samotracia se encuentre en la parte interna de la etiqueta, porque en la externa se utiliza la parte denominativa de la marca; este argumento en todo caso deberá utilizarse para determinar si se mantiene el carácter distintivo de la marca. Otra cosa es que en este supuesto concreto, la publicidad o comercialización de los productos no se hubiera realizado con la intensidad suficiente para cumplir con las exigencias del uso obligatorio, pero del texto de la sentencia no se infiere que estos argumentos hayan tenido suficiente relevancia en el pronunciamiento del tribunal, abordándose sólo de forma incidental[8].

La utilización de un signo a título de marca exige que éste se use para distinguir productos y servicios estableciendo una adecuada conexión entre aquél y éstos. La determinación en el caso concreto de cuándo se produce dicha conexión debe atender a si efectivamente los consumidores entienden que el signo o medio distingue los productos o servicios para los que se ha registrado[9]. La forma típica de cumplimiento de este requisito es la colocación del signo en el producto, pudiendo fácilmente convenir en que en el sector textil es habitual que dicha colocación en el producto se realice mediante una etiqueta.

En cualquier caso, se ha de partir de una valoración de hechos que hasta el momento actual los jueces han realizado sin acudir a estudios empíricos, de ahí que no sea inhabitual encontrar divergencias en su apreciación por las diferentes instancias. Y eso es lo que ha ocurrido en el caso «Nike», que ahora repasamos. En la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999 se consideró que era suficiente el uso de la marca mixta constituida por la imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia y el vocablo Nike, cuando este signo se inserta en una etiqueta con forma de librillo de dos hojas, en cuya cara externa aparece un cuadrado de color rojo en el que está escrita la palabra Nike, y cuya cara interna contiene una imagen modificada de la estatua de la diosa griega; para el Tribunal Supremo “se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita”. Este pronunciamiento casa y anula los de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febrero de 1995[10], que confirmaba los del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona en el que se afirmaba: “En primer lugar, el modo de presentación de la marca configurada con la imagen de la diosa griega, en el interior de la etiqueta en forma de cuadernillo de dos hojas, evidencia más que un deseo del uso de la imagen, paradójicamente un deseo de no usarla demasiado. La impresión que parece querer darse es la de que el consumidor no advierta que está adquiriendo un producto distinguido con la genuina marca 88.222 cuya manifestación gráfica responde más a una imposición de las circunstancias que no a un deseo espontáneo y neutro por parte de Cidesport. Lo que quiere resaltarse es precisamente el signo que aparece en la cobertura de la etiqueta que viene a coincidir, salvo por la eliminación del swoosh, con el utilizado en todos los años de vigencia de las licencias y distribuciones concedida por NIKE americana que sí es apreciada por éstos… La falta de espontaneidad y el deseo de aprovechamiento del prestigio y reconocimiento de la marca ajena mediante la aproximación a la forma de presentación que le es propia de manera que pueda inducirse al público a la confusión y al error, excluye por completo el factor de buena fe y viene a constituir además el motivo autónomo de caducidad contemplado en el apartado c) del art. 53 de la Ley de marcas”.

Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo, y el Auto del mismo Tribunal de 4 de noviembre de 1999[11], por el que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones sobre la referida sentencia, fueron anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de febrero de 2004[12], al acoger la mayoría de las quejas o alegaciones de los recurrentes en amparo, como las relativas a la efectividad y realidad del uso o la imposibilidad de que la marca Niké con gráfico de la Victoria de Samotracia pueda cumplir la función de indicación de procedencia empresarial cuando el gráfico se inserta en la parte interna de una etiqueta en forma de librillo. Sobre este punto afirma el Tribuna Constitucional:

“…(I)ncluso aplicando el estricto canon sobre la arbitrariedad o irrazonabilidad de las resoluciones judiciales susceptibles de lesionar la tutela judicial efectiva que contempla la citada STC 214/1999…, la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes en amparo. Y ello porque en la Sentencia impugnada no se hace consideración alguna en relación con el principal argumento empleado tanto por el Juzgado como por la Audiencia Provincial para llegar a la conclusión contraria a la alcanzada finalmente por aquél: la imposibilidad de considerar como uso real y efectivo de la marca núm. 88.222 su inserción en la parte interior de una etiqueta doble en cuya cara externa y especialmente visible al público se utiliza una marca muy semejante a la utilizada tradicionalmente por Nike International, Ltd. Con independencia de que los adjetivos «correcto» y «normal» utilizados en la Sentencia impugnada se predican de la modificación operada en la imagen de la marca más que del uso propiamente dicho de la misma, sin que se muestre por qué se llega a la conclusión contraria a la alcanzada por las Sentencias de instancia y apelación, que insisten en la voluntad de ocultar la marca original a través de una doble etiqueta para propiciar la confusión de los consumidores. La ausencia de razonamiento en este sentido en la Sentencia impugnada resulta, por tanto, lesiva del art. 24.1 CE”.

El Tribunal Supremo, en su segundo pronunciamiento, que ahora se comenta, se inclina por los argumentos de las sentencias de primera y segunda instancia, y vuelve a incidir en la idea de que el uso de la marca mixta de CIDESPORT es una mera actuación ficticia, impregnada de mala fe, como resume en su fundamento jurídico undécimo que parcialmente se reproduce:

“…La versión de la marca núm. … configurada en la etiqueta en forma de cuadernillo de doble hoja con las características ya repetidas no constituye una utilización idónea para enervar la acción de caducidad por falta de uso. Se trata de una actuación ficticia, impregnada de mala fe (como apreciaron las sentencias de instancia), de modo que la segunda hoja del cuadernillo es un recurso -ardid ingenioso- para aparentar -simular- la utilización del signo registrado y eludir o enervar la caducidad, en tanto, en la primera hoja, -la más visible-, mediante una singular similitud en la presentación se crea la asociación con la marca competidora prestigiosa (que antes la licenciataria había distribuido) que se imita. Con tal comportamiento, con distorsión de la verdadera marca y aproximación a la ajena -en la nueva versión se da prevalencia al elemento denominativo respecto del gráfico, y se presenta aquel con gran asimilación al ajeno- se crea el riesgo de error en los consumidores -en el sentido al que se ha referido este Tribunal como el consumidor normal (no el especializado), el cual está alejado de la «minuciosa» comparación de las marcas y diseños; o, como dicen las SS. del TJCE de 16 julio 1988 (sic), 22 junio 1999 ( TJCE 1999, 138) y 29 abril 2004 ( TJCE 2004, 134), «el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»…”.

Como se ha avanzado al principio de este comentario, este razonamiento incurre en un craso error, toda vez que impide el uso de una marca prioritaria por su parecido a una marca registrada posteriormente y prestigiosa, pero cuyo prestigio parece haberse adquirido después. Esta similitud de signos no puede esgrimirse para negar la realidad y efectividad del uso, como tampoco puede esgrimirse para afirmar su caducidad por la causa recogida en la letra c) del artículo 53 de la Ley de Marcas de 1988, esto es, por constituir un uso que pueda inducir a error al público, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios. En todo caso, la similitud de signos lo que puede causar fundamentalmente es un error en los consumidores acerca de la procedencia empresarial de los productos, esto es, confusión, y dicha confusión habrá de tener como consecuencia la nulidad de la marca de posterior registro o adquisición de notoriedad; en modo alguno podría salvarse dicha nulidad mediante la alegación de que la marca anterior se ha usado de mala fe por la intención de su titular de usarla de forma parecida a la marca posteriormente registrada.

4. Uso de la marca en forma distinta al signo registrado.

Cuestión distinta es que el uso de la marca inscrita anteriormente se hiciera en forma que difiriese en elementos que alterasen de manera significativa la forma bajo la cual estuviese registrada. En este caso, no se cumplirían las exigencias de la obligación de uso y la marca podría ser declarada caducada si así lo solicitara quien estuviera legitimado, sin ser necesario escudriñar en ulteriores argumentos como la intención del titular de la marca prioritaria de utilizarla en forma similar a otra.

Al igual que sucede en relación con la realidad y efectividad del uso, en cuanto a la forma en que se ha realizado el uso, y centrando la atención en el plano sustantivo, lo verdaderamente relevante es que, como se señaló bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1989 «JB», citada por el Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta, el uso de la marca en forma distinta a la registrada no afecte sustancialmente a la identidad o capacidad distintiva del signo[13], cuestión que ha de dilucidarse -y en este punto no hay diferencias con la apreciación de la semejanza[14]- atendiendo a la imagen que el signo provoca en los consumidores. En términos procedentes del Derecho norteamericano, que han encontrado acomodo entre la doctrina de nuestro país[15], y han sido recogidos expresamente por la sentencia del Tribunal Supremo de 1999 en el caso «Nike» y por otras sentencias de Audiencia[16], lo decisivo es determinar si la impresión comercial de la marca registrada ha sido alterada por los cambios en su forma[17], para lo que será necesario determinar si el consumidor medio identifica la nueva versión de la marca con la versión registrada.

La sentencia del Tribunal Supremo de 2005 recaída en el caso «Nike» no utiliza el término impresión comercial, pero sí realiza este tipo de análisis por lo que no queda desvirtuada dicha doctrina. En este sentido, acoge en su fundamento jurídico sexto, de un lado, la sentencia del mismo Tribunal, antes citada, recaída en el caso «JB», para afirmar que no hay transformación de la marca cuando los cambios consisten en intrascendentes variaciones de matiz y en cambios en la coloración del conjunto gráfico-denominativo, y de otro lado, la sentencia de 16 de diciembre de 1997, caso «Fino Bandera», en un supuesto de uso de marca en el que la denominación Bandera “va acompañada de otros datos gráficos que sirven no sólo como parafernalia al nombre, sino que imponen un uso exclusivo y delimitante”; en esta sentencia se afirma que “la LM de 1988 proclama el uso íntegro de toda clase de marcas, según la forma en que fueron registradas, impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma”, y se añade que “la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988 concreta el concepto de marca como un todo inamovible con prohibición de desmembrar su contenido para que puedan surgir otras marcas”.

Con base en esta doctrina, y con la mención una vez más del intento de los titulares de la marca mixta Nike de usarla en forma parecida a la marca americana, el Tribunal Supremo cambia el sentido de su pronunciamiento de 1999 y acoge ya en su fundamento jurídico sexto el pronunciamiento de primera instancia:

“Como dice la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia (fto. sexto, ap. b) «no puede sostenerse que el elemento denominativo Nike de la marca que fue objeto de explotación fuera el propio de la marca núm. …, porque, en cuanto al grafismo, las letras de esta marca están más separadas son menos altas y estilizadas y no están inclinadas hacia la derecha, siendo además la grafía de la letra K distinta en la inserción de los dos trazos oblicuos, y tampoco hay nada en dicha marca que pueda relacionarse con el cuadrado de fondo rojo donde se inserta el vocablo, forma ésta más corriente de la utilización de la marca»”.

En el fundamento jurídico noveno se vuelve a analizar si el uso de la marca mixta Nike en una etiqueta en forma modificada es suficiente para cumplir con la obligación de uso:

“…(E)l grafismo del vocablo no coincide con el de la marca …, como tampoco su pronunciación fonética; ni bastaría una utilización del elemento mero denominativo en una marca con las características de la que aquí se trata -en la que precisamente lo relevante es el elemento gráfico- para entender que hay uso efectivo de la marca mixta o combinada registrada. Así lo estimaron las Sentencias de instancia, y así resultó inconmovible en casación. La Sentencia recurrida recoge con precisión la doctrina jurisprudencial relativa al análisis comparativo sobre posible confundibilidad cuando se trata de marcas mixtas o combinadas. Es indiscutible que para determinar la identidad de una marca mixta, como ocurre para el juicio comparativo con otra marca en orden a apreciar la imitación o semejanza, se habrá de estar al conjunto de las distintas partes que componen la marca, es decir, se ha de atender a todos los elementos del conjunto, tanto a las figuras, dibujos, color, etc. como al denominativo (entre otras, SS. 20 noviembre 1991 [ RJ 1991, 8472] , 12 marzo [ RJ 1993, 2270] y 19 mayo 1993 [ RJ 1993, 3804] , 16 mayo 1995 [ RJ 1995, 4080] , 3 noviembre 2000 [ RJ 2000, 8494] ), sin perjuicio de que, cuando se produce la coyuntura, deba ser preferentemente contemplado alguno o algunos de los elementos -gráfico, fonético o denominativo- si tienen especial eficacia individualizadora ( SS. entre otras, 15 octubre 1984 [ RJ 1984, 4868] , 3 junio 1991 [ RJ 1991, 4410] y 6 marzo 1995 [ RJ 1995, 2147] ). Y aunque, por lo general, prevalece el elemento denominativo, en el caso de la marca núm. … resulta a todas luces inconsistente considerar, como hacen sus titulares (titular registral y licenciataria), más significativo -distintivo- el elemento mero-denominativo, máxime si se advierte que la figura que la integra no es una mera evocación abstracta, sino de una escultura muy famosa y muy visible -impactante-. Además, esta Sala ya se ha referido en términos claros y categóricos a la utilización de la marca mixta en su integridad en la forma en que fueron registradas; impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma ( Sentencia de 16 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 8981])”.

Y, como he venido destacando, para rematar el argumento de que el cambio de forma altera el carácter distintivo de la marca mixta registrada, en el fundamento undécimo se afirma:

“Si observamos el conjunto gráfico-denominativo existente en la cara externa de la etiqueta doble en forma de librillo («nueva versión») se comprueba la aproximación -casi coincidencia- con el signo utilizado desde los años 1982 a 1989 en virtud de las relaciones contractuales entre Nike International Ltd. y Cidesports. No hay el «swoosh» (ala), pero se incluyen las palabras «Sports Wear» en letras mayúsculas más pequeñas que las de Nike, y se advierte una sensible igualdad en la grafía de las letras de dicho vocablo -están más juntas, en un sentido inclinado y con una singular similitud en la letra K que es dominante en la palabra, e incluso en el conjunto-, y, además, la representación del elemento denominativo se plasma en letras blancas dentro de un cuadrado de fondo rojo.

De la apreciación comparativa expuesta se deduce, -tanto por la semi-ocultación y relegación a la segunda hoja del cuadernillo del elemento gráfico y más significativo, como por la grafía del elemento denominativo y su colocación en la primera, en donde viene a resaltar respecto del conjunto, a cuya expresión Nike se añaden además unas palabras en lengua inglesa y en relación con el deporte-, que la conclusión de las Sentencias de instancia (la de la primera en cuanto asumida por la de la apelación) es coherente y razonable; y esta Sala viene reiterando, que, debe prevalecer en casación el criterio de la resolución recurrida cuando no contradice las reglas del buen sentido y se adecua a la racionalidad jurídica ( Sentencias, entre otras, 12 mayo 1975 [ RJ 1975, 2045] , 21 mayo 1994 [ RJ 1994, 3729] , 16 mayo 1995 [ RJ 1995, 4080] , 4 julio 1997 [ RJ 1997, 5573] )”.

De los párrafos de los fundamentos jurídicos reproducidos se desprende que la afirmación de que el cambio de forma de la marca mixta Nike implica un cambio de su carácter distintivo se basa en los argumentos que de forma simplificada se enumeran: el cambio en la grafía de la denominación, principalmente consistente en la inclinación de las letras; la eliminación de uno de los elementos más relevantes o el más relevante de la marca, como es el elemento gráfico consistente en la famosa escultura de la Victoria de Samotracia; la coloración de la marca y la inclusión de las palabras «Sports Wear»; en fin, la aproximación a la marca americana Nike.

Quien escribe no puede ni debe pronunciarse sobre si el cambio de forma constituye un cambio de la impresión comercial de la marca mixta Nike, pero no puede compartir los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 2005: la inclinación de la grafía como cualquier otro cambio en el tipo de letra es habitual para modernizar las marcas y adaptarlas a los tiempos y a las modas; como el mismo Tribunal Supremo afirma, lo común es que en una marca prevalezca el elemento denominativo, por lo que a lo mejor no cambia la impresión comercial la pérdida del gráfico de la Victoria de Samotracia, que, en todo caso, ni se ha eliminado de la marca -ningún estudio empírico ha demostrado que su utilización en la parte interna signifique una ocultación y que el consumidor no perciba la misma-, ni es tan famosa como parece pensarse -hagamos la prueba de preguntar a alguien de nuestro alrededor si sabe quién es-; en la sentencia del Tribunal Supremo recaída en el caso «Fino Bandera» hay un cambio generalizado de los elementos gráficos y se elimina la denominación «Fino», por lo que de dicho pronunciamiento no puede inferirse que la pérdida de algún elemento de la marca constituye un cambio de forma que altera la impresión comercial de la marca registrada; los cambios de coloración como se desprende del caso «JB», en principio, no implican un cambio de impresión comercial; la inclusión de las palabras «Sports Wear» puede entenderse por los consumidores como referencia a los productos distinguidos por la marca y no como signos distintivos, y, por último, ya se ha explicado lo erróneo de utilizar como argumento para rechazar el mantenimiento de la impresión comercial de una marca su semejanza a una marca que ha adquirido notoriedad o se ha registrado posteriormente.

Si el Tribunal Supremo en su sentencia de 2005 emite su opinión sin apoyo en estudio empírico alguno y ello no es motivo de arbitrariedad ni de falta de razonabilidad, siendo este modo de actuar irreprochable habida cuenta de la inexistencia de una obligación legal de acudir a estos medios de prueba, no se entiende porqué su pronunciamiento de 1999 se considera arbitrario por el Tribunal Constitucional cuando igualmente sin apoyo en estudios empíricos considera que el uso de la marca en una etiqueta en forma de librillo es un uso en forma distinta que no altera la impresión comercial de la marca. Evidentemente este pronunciamiento parte de la consideración de que el consumidor medio se apercibe del conjunto de la marca, incluido el elemento gráfico consistente en una representación de la “famosa” escultura de la Victoria de Samotracia. El Tribunal Supremo en su sentencia de 1999 no está realizando una nueva valoración de los hechos que ha quedado fijada en la instancia con la utilización de elementos probatorios, sino que está resolviendo una cuestión jurídica que necesariamente implica una valoración fáctica.

5. La ampliación de la marca y la caducidad parcial.

Una de las cuestiones que se plantea en la sentencia, y que resulta relevante no sólo en relación con la Ley de Marcas de 1988 sino también con la Ley vigente de 2001, es la del dies a quo del cómputo del plazo de cinco años de que dispone el titular de la marca para iniciar el uso de la misma para los productos o servicios para los que ha sido registrada. En ambas leyes el dies a quo para el cómputo del plazo es la fecha de publicación de concesión de la marca.

Pues bien, el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico sexto de la sentencia que se comenta opta por tener en cuenta únicamente la fecha de la publicación de la concesión de la marca para los primeros productos o servicios para los que se registró, obviando la fecha de las publicaciones de las concesiones de ampliación del registro para otros productos o servicios[18].

Comparto la opinión del Tribunal Supremo en el sentido de que la solicitud de la ampliación a otros productos no interrumpe el cómputo del plazo para usar la marca en relación con los productos o servicios para los cuales se ha registrado primeramente, como tampoco lo interrumpe su uso para la defensa de los derechos derivados de la misma. Sin embargo, no comparto su opción por privar a los titulares de la marca del plazo de 5 años para usarla en relación con los productos o servicios para los que se ha ampliado la marca.

En efecto, pese a que el otorgamiento de este plazo al titular de la marca puede favorecer el registro de marcas defensivas y de reserva así como registros fraudulentos, lo cierto es que el legislador tras valorar los intereses en presencia ha decidido otorgar este plazo en favor del titular de la marca. Es más, su transcurso no conlleva ipso iure la sanción de caducidad de la marca registrada, puesto que ésta ha de ser declarada por los tribunales. No puede, pues, hacerse una interpretación que atienda únicamente a razones de carácter formal cuando incluso desde este punto de vista, y el Tribunal Supremo lo admite en la sentencia que se comenta, el artículo 19.1 de la Ley de Marcas de 1988 prevé la apertura de un expediente independiente para la tramitación de la ampliación del registro, y es claro en la jurisprudencia que las clases tienen relevancia únicamente a efectos de clasificación registral pero no para determinar la extensión del uso de la marca ni la similitud de los productos o servicios en relación con el juicio de confundibilidad[19].

Esta conclusión se apoya también, pese a la opinión contraria del Tribunal Supremo, en una interpretación literal del artículo 4.1 de la Ley de Marcas de 1988 al establecer que debe usarse la marca en “un plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión… para los productos o servicios para los que ha sido registrada”, por lo que parece admitirse que el cómputo de cinco años deberá iniciarse en caso de ampliación a otros productos o servicios a partir de la publicación de la concesión de la ampliación.

Y por último en favor de esta conclusión pueden esgrimirse razones de carácter sistemático. De un lado, se admite la caducidad parcial: “Si la causa de caducidad existiese para una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca, la declaración de caducidad sólo se extenderá a los productos o servicios afectados” (art. 54 LM 1988). De otro lado, y este argumento a mi modo de ver resulta irrefutable, considerar por igual a efectos del uso obligatorio a todos los productos o servicios objeto de una marca con independencia del momento en que se extendió a ellos el registro, se traduciría –por razones de coherencia- en su consideración sin distinciones, por ejemplo, a efectos de prioridad. Con lo que una marca posterior para productos Y, no confundibles con los productos X para los que se ha registrado una marca anterior podría ser declarada nula de ampliarse el registro de la marca para productos X -a falta de oposición en el expediente de concesión- a los productos Z similares a los productos Y. De ser ello así, nos hallaríamos ante una clara disfunción de nuestro sistema de marcas.